APUNTE de PATENTES (Régimen Argentino, Con Reforma Por La Ley 25.859)

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CAPITULO PRIMERO
1. DERECHO DE PATENTES
1.1. Definicin 1.2. Marco normativo 1.3. Elementos 1.4. Caracteres 1.5. Naturaleza jurdica 1.5.1. Teora del derecho de propiedad 1.5.2. Categora sui gneris. 1.5.3. Derecho de explotacin exclusiva 1.5.4. Derecho de monopolio 1.5.5. Concesin estatal 16. Fundamento del derecho de patentes 6.1. Introduccin 1.6.2. Argumentos favorables al reconocimiento de las patentes a) Remisin al fundamento del derecho de propiedad b) Argumento dikelgico: derecho natural del inventor c) Incentivo para la creacin de tecnologa 1.6.3. Argumentos contrarios al reconocimiento de las patentes a) Costo mayor al beneficio. b) Injustificada restriccin de la competencia y al libre comercio. 1.7. Implicancias del principio de territorialidad.
1.1. D EFINICIN Puede definirse al derecho de patente como el derecho subjetivo que el ordenamiento jurdico reconoce al creador de una invencin, por el cual se le concede la facultad de explotar en forma exclusiva su creacin, durante el trmino que establece la ley. Mediante la concesin del derecho intelectual, el titular adquiere la facultad de explotar en forma exclusiva el ente inmaterial objeto de su derecho. 1.2. MARCO NORMATIVO El derecho de patentes se encuentra regulado por la siguiente legislacin: a) Ley de Patentes N 24.481 (LP). Modificada por ley N 24.572 b) Decreto Reglamentario 260/96. c) Convenio de Pars para la proteccin de la Propiedad Intelectual (ratificado por nuestro pas mediante la ley N 17.011). Los pases suscriptores de este Convenio se constituyen en una Unin para la proteccin de la propiedad intelectual. Las disposiciones de este convenio son de aplicacin directa en los Estados parte. d) A.D.P.I.C. (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, tambin denominado TRIPs- GATT), ratificado por Argentina mediante ley N 24.425. Las disposiciones no son aplicables directamente, sino que constituyen obligaciones para los Estados miembros de adaptar sus respectivas legislaciones internas. 1.3. E LEMENTOS Los elementos de los derechos intelectuales, y por tanto de la patente, son los sujetos, el objeto y el contenido, y sern analizados en el orden referido. Sujeto activo es el titular del derecho. Sujeto pasivo es todo aquel frente a quien se ejerce el derecho subjetivo. Como sucede con todo derecho absoluto, el sujeto pasivo es toda la comunidad. Esto significa que el titular del derecho intelectual puede exigir a cualquier persona que se abstenga de explotar la creacin sobre la cual recae el derecho en cuestin.
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RGIMEN DE LAS PATENTES DE INVENCIN
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Se entiende por objeto del derecho aquello sobre lo cual recae el derecho subjetivo. En el caso de los derechos intelectuales, su objeto es la creacin espiritual o inmaterial. Y en lo que refiere a la patente, su objeto es la invencin. El objeto de un derecho intelectual presenta carcter inmaterial, lo cual marca un contraste importante con relacin a los derechos reales, que recaen sobre cosas. El contenido del derecho subjetivo es aquello que el titular est facultado para hacer en cuanto tal. En el caso de los derechos intelectuales, se hace necesario distinguir entre las facultades morales y las patrimoniales. Mediante las facultades morales se protegen los intereses extrapatrimoniales del titular del derecho subjetivo. Estas facultades varan segn la clase de derecho subjetivo de que se trate. Por ejemplo, en el caso del derecho de autor, el titular cuenta con tres facultades morales fundamentales: derecho de paternidad, derecho de integridad y derecho de divulgacin. En lo que respecta al inventor, el nico derecho moral que posee es el derecho de paternidad. En lo que refiere a las facultades patrimoniales, las mismas otorgan al titular el derecho de explotar en forma exclusiva la creacin inmaterial que constituye su objeto. En el caso de las patentes, por el ejemplo, el titular de la misma tiene el derecho exclusivo de fabricar y comercializar la invencin. La cuestin ser analizada ms detenidamente en el captulo 5. Por el momento, conviene adelantar que el contenido de la patente est integrado por una faceta positiva que consiste en el poder jurdico de explotar su creacin, y por una faceta negativa, que permite al titular impedir a todo tercero la explotacin de la creacin objeto de su derecho. Ambas vertientes del contenido resultan fundamentales para definir al derecho subjetivo, y el poder resultante de su confluencia se expresa sintticamente sealando que el titular de la patente adquiere una facultad de explotacin exclusiva . La voz explotacin alude a la facultad positiva, mientras que el trmino exclusivahace referencia a la facultad negativa o de exclusin. 1.4. C ARACTERES Como todo derecho intelectual, el derecho de patente presenta las siguientes caractersticas: - Se trata de un derecho absoluto, ya que el sujeto pasivo es toda la comunidad (es decir, se ejerce frente a todos). Como ya se ha sealado al analizar el contenido de la patente, el titular se encuentra facultado para prohibir a todo tercero la explotacin de su creacin (ius prohibendi). Cualquier tercero que, sin la autorizacin del titular de la patente, explote la creacin que constituye su objeto, comete un acto ilcito. En general, este tipo de actuacin ilcita se encuentra sancionada civil y penalmente. Al respecto, ver infra, puntos 8.1 (La sancin penal a la violacin de los derechos de patente) y 8.2 (La sancin y prevencin civil. Reparacin de los daos y perjuicios. Acciones judiciales) - Se trata de un derecho complejo, ya que su contenido se encuentra integrado por facultades morales y patrimoniales. - A su vez, se trata de un derecho de alcance territorial, por cuanto las facultades que del mismo se derivan, slo pueden ejercerse dentro de las fronteras del Estado que otorg la patente. 1.5. NATURALEZA JURDICA Con respecto a la naturaleza jurdica del derecho de patente se han formulado diversas teoras, que sern consideradas a continuacin.
CAPTULO 1 DERECHO DE PATENTES
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1.5.1. Teora del derecho de propiedad Se sostuvo que el derecho de patentes es, en cuanto a su naturaleza, un derecho de propiedad. Si se interpreta a la propiedad como derecho real de dominio, debe rechazarse la posibilidad de equipararla con el derecho de patente, ya que si bien ambos derechos son patrimoniales y absolutos, presentan entre s profundas diferencias. La patente recae sobre un bien inmaterial (la invencin), el titular no tiene un contacto fsico con el objeto protegido. Por su parte, el derecho de dominio tiene por objeto una cosa. La patente otorga a su titular el derecho a realizar en forma exclusiva una determinada actividad econmica, mientras que el derecho de dominio concede a su titular la facultad de usar y disfrutar la cosa en forma exclusiva. La patente es de duracin limitada, mientras que el dominio es perpetuo. En cuanto a la forma de adquisicin, la patente slo puede adquirirse originariamente mediante el dictado de un acto administrativo y no a travs de los diversos modos de adquirir el dominio (ocupacin, prescripcin, accesin, especificacin, etc.). El propietario de una cosa, al enajenarla a un tercero, se desvincula por completo de la misma, en cambio, el titular de una patente que ceda totalmente sus derechos, continuar siempre ligado a la invencin a travs de sus facultades morales, que no estn contenidas en el derecho de propiedad. Por las diferencias apuntadas, resulta inaceptable identificar al derecho de patente como un derecho de dominio. En la actualidad, se considera que la patente constituye un derecho de propiedad, en el sentido constitucional del trmino. Al respecto, conviene que recordar que, conforme al artculo 17 de la Constitucin Nacional, La propiedad es inviolable... Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el trmino que le acuerde la ley . En la actualidad, se acepta pacficamente que la propiedad constitucional abarca a todos los derechos patrimoniales. Con esta extensin, las patentes resultan amparadas por la garanta de inviolabilidad que dispensa el artculo 17 de la Constitucin. 1.5.2. Categora sui gneris Segn la doctrina predominante en la actualidad, los derechos intelectuales (y por ende el derecho de patentes) no son derechos personales ni reales, sino que tiene naturaleza sui gneris, se ubican en una tercera categora distinta de las anteriores que se caracteriza por incluir derechos que recaen sobre bienes inmateriales y se componen de facultades morales y patrimoniales. Algunos califican a las patentes como propiedad industrial , basndose en los conceptos que utilizan el artculo 2 LP, y el artculo 1.2 del Convenio de Pars. Otros, las califican como propiedad intelectual , apoyndose en la calificacin que efecta el ADPIC. Cientficamente, esta es la descripcin ms acertada de su naturaleza jurdica y la ms aceptada en la actualidad. 1.5.3. Derecho de explotacin exclusiva Se critica que esta teora es una mera descripcin del contenido de la patente. Incluso como mera descripcin, tambin se la critica, ya que: a) segn entiende un importante sector de la doctrina, los derechos intelectuales no conceden un derecho de explotacin de la creacin, sino un derecho de excluir a otros (teoras negativas de los derechos intelectuales); y b) no basta con ser titular de un derecho intelectual para poder explotar la invencin, ya que pueden existir otras normas que lo impidan (v.g., normas sobre comercializacin de productos, salud pblica, etc.).
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1.5.4. Derecho de monopolio Primeramente, vale destacar que el monopolio no es una categora jurdica, sino econmica, por lo cual no resulta idnea como explicacin de la naturaleza jurdica de la patente. A lo sumo, entonces, vale como una simple descripcin de sus efectos. Y an as entendida, esta teora no es aceptable, ya que una patente no implica necesariamente un monopolio. Al respecto, ver en Fundamentos el punto 1.6.3.b) (Injustificada restriccin de la competencia y al libre comercio) 1.5.5. Concesin estatal Se sostiene que la patente es un acto de concesin estatal. Sin duda, la patente nace con el acto administrativo de concesin, que es la culminacin de un procedimiento previo que incluye un examen exhaustivo de la invencin. Sin embargo, esta teora no hace ms que describir el acto que da nacimiento al derecho, pero de ningn modo explica la naturaleza jurdica del derecho. 1.6. F UNDAMENTO DEL DERECHO DE PATENTES 1.6.1. Introduccin En los ltimos siglos el derecho ha asumido una funcin novedosa: la promocin del progreso tecnolgico. Este cometido se ha logrado a travs de diversas instituciones, entre las cuales se destaca el sistema de patentes. Con independencia de las polmicas y controversias que desde antao han acompaado al referido sistema, relativas a la conveniencia o justicia de reconocer esta clase de derechos, una mirada a la legislacin comparada revela su generalizada admisin a nivel internacional. Pareciera que las patentes son, en la actualidad, el mecanismo ms aceptado para incentivar el progreso tecnolgico, y, por ende, el desarrollo econmico. Si bien a partir del siglo XIII pueden encontrarse casos aislados de otorgamiento de derechos de explotacin exclusiva, la primera ley que regula la materia en forma general, fijando los requisitos exigidos a ese efecto, es una ley veneciana del ao 1474. Sin embargo, las primeras experiencias legislativas resultan de escaso valor en relacin con el tema que se est considerando, ya que no se vieron acompaadas por una reflexin en torno al fundamento o a la conveniencia del reconocimiento de este tipo de derechos. Habr que esperar hasta los aos posteriores a la revolucin de 1789, para encontrar el primer debate social de relevancia en torno a la conveniencia de reconocer los derechos intelectuales. Durante sus primeros siglos de vida la patente fue concebida como una concesin graciosa del monarca, un privilegio cuyo otorgamiento no estaba reglamentado ni sujeto al cumplimiento de requisitos especficos preestablecidos, sino que dependa de la voluntad del monarca absoluto, que no deba dar razones de su proceder. La concesin de la patente se justificaba de la misma manera que los dems actos del monarca: por el origen divino del poder del que est investido. Lgicamente, careca de sentido indagar sobre la justificacin del sistema en este contexto. La concepcin de la patente como un privilegio real declin como consecuencia de tres posturas diversas: la concepcin de la patente como un derecho natural o moral del inventor, la visin de la patente como un promotor del progreso del tecnolgico y la descalificacin del sistema de patentes por significar una barrera injustificada al libre comercio. Las dos primeras corrientes defendieron el mantenimiento del sistema de patentes, aunque proponiendo un nuevo soporte justificatorio del mismo. La tercera corriente, por el contrario, arremeti contra el sistema mismo, proponiendo su total derogacin.
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A pesar de la generalizada aceptacin en la actualidad de los derechos intelectuales protectores de la tecnologa, la discusin econmica en torno a su real eficiencia dista de estar terminada. 1.6.2. Argumentos favorables al reconocimiento de las patentes a) Remisin al fundamento del derecho de propiedad Cuando en Francia, a fines del siglo XVIII, se plante la necesidad de dictar leyes relativas a la propiedad intelectual, se objet que se trataba de privilegios medievales, privilegios funcionales al antiguo rgimen que la revolucin de 1789 haba decidido extirpar, limitaciones intolerables a la libertad de comercio e industria. Sin embargo, desde otro ngulo, se advertan motivos relacionados tanto con la justicia como con la utilidad que inclinaban a aceptar el reconocimiento de los derechos intelectuales. Pareca injusto desconocer al creador de una obra o invento el derecho a aprovechar en cierta medida de los beneficios resultantes de su creacin. A ello se agregaba la impresin, no corroborada empricamente, aunque s defendible desde el sentido comn, de que el otorgamiento de algn tipo de beneficio al creador de una obra inmaterial constitua un incentivo cuyo no reconocimiento redundara, probablemente, en una declinacin de este tipo de actividades, que desde entonces estaban ligadas al progreso y al bienestar de una nacin. Fue en el marco de estos razonamientos encontrados que se consider la conveniencia de dictar leyes protectoras de los derechos de los autores e inventores. Sin embargo, este rico debate fue finalmente soslayado mediante un recurso ideolgico que, lejos de abordar el problema planteado, obvi la necesidad de su tratamiento, asimilando los derechos intelectuales con el derecho de propiedad. Se argument, con verdadero ingenio, que as como el dueo de una cosa tiene derecho a ejercer su poder sobre ella, tambin el creador de una obra o invento debe tener derecho a aprovechar de su creacin. Se traz, pues, una sagaz analoga entre dos instituciones tan diversas como son el derecho de dominio y el derecho intelectual. Incluso, se avanz desde el razonamiento por analoga hasta arribar al argumento a maiore ad minus: si se protege el derecho del propietario sobre sucosa, con mayor razn ha de protegerse el derecho del creador sobre aquello que constituye una manifestacin inherente a su propia personalidad, esto es, su propia creacin. Alcanzada la equiparacin, result sencillo justificar la conveniencia o, mejor an, la necesidad- de reconocer esta nueva categora de derechos. En efecto, en el ambiente revolucionario el derecho de propiedad privada era defendido a ultranza, con parejo nfasis con relacin a la libertad y a la igualdad. De esta forma, se esquiv el anlisis relativo al fundamento de los derechos intelectuales por una doble va. En primer lugar, porque si el derecho intelectual constituye un derecho de propiedad, el fundamento de este ltimo resulta aplicable al primero. En segundo lugar, porque en el clima ideolgico reinante en los salones revolucionarios resultaba absolutamente innecesario interrogarse sobre el fundamento del derecho de propiedad. Fue as que en el ao 1791 se sancion la Ley de Patentes de invencin, y en 1793 la Ley sobre Derecho de Autor. Sin embargo, las diferencias que separan al derecho de patentes con el derecho de propiedad tornan insostenible su equiparacin. Actualmente, esta vieja doctrina del derecho de propiedad en su versin tradicional es abandonada por los especialistas. Haciendo eco de esta imposibilidad, la doctrina del derecho de propiedad se reformula, afirmndose que la propiedad intelectual viene a ser algo as como una propiedad especial, cumpliendo ambos trminos una funcin especfica en la defensa de la remozada teora. Al afirmar que se trata de una propiedad , se pretende preservar una continuidad, haciendo aparecer a la nueva postura como un simple perfeccionamiento de la teora tradicional, y no como su refutacin. Y al afirmar que es especialse pretende justificar las inequvocas diferencias que separan a una y otra clase de derechos. A partir de esta revisin crtica de la doctrina tradicional, tan
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slo se acudir a la equiparacin con el dominio a los efectos de destacar que los derechos intelectuales presentan dos notas fundamentales, tambin presentes en el derecho de propiedad: a) que se trata de un seoro o poder sobre un bien exterior al titular; y b) que el titular est facultado por el ordenamiento jurdico para ejercer ese poder sobre el objeto de un modo directo e inmediato. Amn, por supuesto, de otras caractersticas, como son la patrimonialidad y la transmisibilidad, que no slo se comparten con el derecho de dominio, sino tambin con los dems derechos reales y, asimismo, con los derechos de crdito. b) Argumento dikelgico: derecho natural del inventor Conforme a esta lnea argumentativa, el creador de una determinada tecnologa tiene el derecho natural de explotarla en forma exclusiva durante un cierto plazo, para as poder apropiarse de una parte de los beneficios que se derivan de su creacin. En definitiva, el fallido intento histrico de equiparar a la propiedad intelectual con el derecho real de dominio, como se ha sealado supra, no fue ms que una construccin rebuscada pero efectista para otorgar un fundamento iusnatural a la propiedad intelectual. Sea en su versin directa, o en su versin indirecta del derecho de propiedad , la pretensin de fundamentar desde el derecho natural a los derechos intelectuales se encuentra francamente en baja en la actualidad. Sin embargo, no parece que sea conveniente descartar esta postura sin someterla a una reflexin previa. Con relacin al sistema jurdico anterior, en el cual la patente era una concesin graciosa del monarca, el nuevo rgimen de propiedad intelectual, difundido durante el siglo XIX en la legislacin mundial, signific tres cambios fundamentales, con relacin a los siguientes aspectos: a) quin concede la patente; b) por qu se concede la patente; y c) a quin le es otorgada. Con relacin a la primera cuestin, cabe sealar que en el viejo rgimen la patente era concedida por el monarca, mientras que en el nuevo quien las otorga es el estado democrtico. Sin duda, la afirmacin anterior debe ser matizada, encontrndose numerosas excepciones a la regla sealada. Sin embargo, merece ser destacada la relacin existente entre el sistema poltico y el rgimen de patentes: los estados democrticos tienden a concebir la patente como un derecho del inventor, mientras que para los no democrticos o menos democrticos- significa tan slo una concesin graciosa del Estado. En cuanto al motivo o justificacin del otorgamiento del ttulo: para el sistema antiguo, se trataba de una concesin graciosa del monarca, que careca o, mejor, no necesitaba- de justificacin alguna. Por el contrario, en la concepcin decimonnica de la patente se la concibe como un verdadero derecho econmico y moral del inventor, que no puede ser desconocido por la ley y el gobierno, el que se encuentra constreido a reconocerlo y otorgarlo en todo caso en que exista una verdadera invencin. Finalmente, y con relacin al tercer aspecto sealado en el punto c), esto es, a quin se concede la patente, era usual que en el sistema de la concesin real la patente se otorgara a los gremios o corporaciones. Por el contrario, durante el siglo XIX se afirm la idea de la patente como un verdadero derecho individual del inventor. Desde una perspectiva jusfilosfica tomista, el derecho natural se limita a un conjunto muy reducido de principios elementales de justicia. Pareciera, por tanto, que la pretensin de fundar desde el derecho natural a los derechos intelectuales excede ese contenido mnimo que la prudente concepcin del aquinate aconseja. Sin embargo, parece que esta lnea argumentativa de justificacin de los derechos intelectuales puede ser rescatada, si se la somete a un remozamiento, en su concepto central: el acto de justicia que implica reconocer algn tipo de derecho subjetivo al autor de una creacin intelectual (ya se trate de una obra, un invento, un signo distintivo, una variedad vegetal, etc.). Despojando al debate de su trascendencia jusfilosfica, el mismo puede ser considerado en un plano ms elemental: la justicia del reconocimiento del derecho del creador de una obra intelectual, el otorgamiento al mismo de la facultad de apropiarse, en una medida
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razonable, de los frutos eventuales- que su creacin genere para la sociedad. Parece justo otorgar algn tipo de posibilidad de apropiacin de su propia obra a quien la ha creado, y en la medida en que la misma haya resultado realmente provechosa para la sociedad. En suma, la presente teora rescata la necesaria dosis de justicia que el reconocimiento del derecho del inventor implica. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un completo utilitarismo economicista, reducir el examen sobre la oportunidad del reconocimiento de un derecho subjetivo al mero estudio de impacto econmico. Por otro lado, conviene destacar que esta argumentacin no debe considerarse necesariamente incompatible con los argumentos econmicos, que sern analizados a continuacin, como no resulta necesariamente incompatible la justicia con la utilidad. c) Incentivo para la creacin de tecnologa Hacia mediados del siglo XIX se fue afianzando una nueva concepcin del sistema de patentes, que termin opacando hasta desplazarlo casi completamente- al paradigma de la patente como un derecho moral o natural del inventor, hasta entonces imperante. Fundamentalmente, la diferencia es que en el modelo anterior la patente se reconoca como un derecho individual del inventor, mientras que en el nuevo sistema se la concibe como un instrumento necesario para promover o incentivar el desarrollo tecnolgico, y, por lo tanto, el bienestar econmico. En el sistema de los derechos individuales, la patente se concede prioritariamente para beneficiar al inventor; en el sistema del incentivo tecnolgico, para beneficio de la sociedad y el Estado. El reconocimiento del derecho del inventor pas de ser un fin en s mismo, a ser un simple medio para estimular el desarrollo tecnolgico. El fundamento se desliza de los valores espirituales a los valores materiales. En su devenir histrico, este argumento atraves dos etapas. Durante el siglo XIX, y la primera mitad del s. XX, se consider la cuestin en escala nacional/estatal: cada Estado estimulaba su desarrollo tecnolgico a travs de la implantacin de un sistema de patentes. La segunda etapa se fue forjando a lo largo del s. XX, y se orient hacia la necesidad de implantar el sistema de propiedad intelectual a nivel mundial, para evitar de ese modo que algunas economas nacionales aprovecharan de los beneficios del sistema sin contribuir a soportar sus costos. Se trata, por cierto, de la concepcin dominante en la actualidad. Se ha sostenido que, de no existir un rgimen de propiedad industrial, el inventor se ve expuesto a sufrir que los beneficios derivados de su actividad sean apropiados por otros, particularmente sus competidores. Esta circunstancia provoca que se pierda el inters en invertir en actividades inventivas cuyos beneficios no podrn acapararse. He aqu, por tanto, la justificacin del sistema de propiedad industrial, que funciona como un sistema de incentivo de la innovacin. Sin bien el mismo mercado suele, en muchos casos, incentivarla innovacin, ya que el primer oferente de un producto novedoso gozar de hecho, de un perodo de tiempo durante el cual podr obtener mayores ganancias dada la inexistencia de competidores, esta situacin se extender hasta que sus competidores estn en condiciones de lanzar un producto competitivo al mercado. Se ha sealado que el libre funcionamiento del mercado no suele resultar un incentivo suficiente en todos los casos. De ah el inters del Estado en intervenir, a travs de diversos mecanismos. Entre otros mecanismos de promocin del desarrollo tecnolgico, el Estado cuenta con la posibilidad de establecer un rgimen de propiedad industrial. Detalles al margen, el rgimen de la propiedad industrial adopta dos estrategias opuestas aunque complementarias- para alcanzar esa misma finalidad. Por un lado, y mediante el sistema de patentes y de derechos anlogos, otorga la explotacin exclusiva y temporaria de una determinada tecnologa o invencin, exigiendo a cambio la revelacin precisa de la misma. Por el otro, mediante el rgimen del secreto industrial, protege el mantenimiento en secreto de las invenciones, aunque sin otorgar monopolio alguno de
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explotacin, de modo que cualquier tercero que acceda lcitamente a los conocimientos tcnicos preservados en secreto puede, sin obstculo alguno, explotarlos. 1.6.3. Argumentos contrarios al reconocimiento de las patentes a) Costo mayor al beneficio Se sostiene que el rgimen de patentes implica la creacin de un monopolio innecesario, con la supuesta excusa jams probada- de que con ello se incentiva el desarrollo tecnolgico. Se afirma que las invenciones existiran an en ausencia del rgimen de patentes ya que el hombre inventa por naturaleza. Se aduce que el hombre no comenz a realizar invenciones recin en los ltimos siglos sino que lo ha venido haciendo desde siempre. Asimismo, se sostiene que el mercado incentiva al investigador por si solo, con los beneficios que le reporta el hecho de lanzar primero un producto al mercado. Frente a esta postura, los defensores del sistema de patentes responden que si bien es cierto que algunas invenciones se han creado o se crearan an sin las patentes (bsicamente aquellas que no requieren inversin importante en investigacin y desarrollo), existe toda otra categora de invenciones que slo existira en presencia de un rgimen de patentes que proteja a sus creadores. Cabe preguntarse qu grado de desarrollo tecnolgico existira en la actualidad si no existiera el rgimen de patentes, pues el proceso de innovacin depende bsicamente de la inversin y no tanto de la creatividad individual. Por otro lado, sus defensores sostienen que el sistema de patentes no resulta antieconmico, ya que: a) si los consumidores optan por adquirir el producto patentado, es porque el mismo les reporta un beneficio que excede el eventual mayor costo que su comercializacin en condiciones exclusivas pueda implicar, y b) si el nuevo producto no justifica el precio que hay que pagar por l, a los consumidores siempre les queda la alternativa de adquirir los productos sustitutivos preexistentes. En suma, en la primera hiptesis el sistema de patentes habr influido para aumentar el bienestar en la poblacin; en la segunda hiptesis el sistema de patentes resulta econmicamente neutro, ya que si bien los consumidores no estn mejor que antes, tampoco estn peor. b) Injustificada restriccin de la competencia y al libre comercio Se ha sostenido que al establecerse por medio de la patente un monopoliose producen los efectos nocivos de esta clase de mercados: mayor precio, menor demanda y menor produccin. Para esta corriente, el sistema de patentes beneficia exclusivamente al inventor, a costa del resto de la sociedad, en particular de los competidores y de los consumidores del producto patentado. Este argumento fue atacado desde dos ngulos. En primer lugar, no es correcto hablar necesariamente de monopolio cuando se hace referencia a las facultades de explotacin exclusiva que posee el titular de la patente. Los autores coinciden en sealar, que un mercado es monoplico cuando existe un nico oferente del bien o servicio correspondiente y cualquier alternativa para los demandantes resulta inadecuada o excesivamente costosa. Esto slo ocurre cuando a los potenciales competidores les resulta imposible ingresar en ese mercado. Normalmente existen otros bienes o servicios aptos para satisfacer las necesidades que el producto patentado viene a colmar. El titular de la patente slo puede impedir que los terceros exploten comercialmente el producto protegido, pero no puede evitar que estos terceros compitan con l a travs de productos distintos al patentado, incluso superiores. No hay duda que el derecho de patentes otorga una posicin de ventaja a su titular, pero de ningn modo la misma consiste por regla en un monopolio de un determinado mercado.
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1.7. IMPLICANCIAS DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Hasta aqu, el anlisis supone la existencia de un slo mercado en el cual rige un slo sistema de patentes. El principio de territorialidad implica que la patente que emite un Estado slo tiene validez en su territorio. La carencia de una patente de validez mundial, lleva a que algunos pases puedan aprovechar los beneficios del sistema de patentes implantado por los dems, sin cargar con los costos resultantes del mismo. El Estado que decidiera suprimir el rgimen de proteccin de la tecnologa, estara en condiciones de beneficiarse igualmente con la tecnologa en forma libre, ya que los regmenes vigentes en otros Estados seran un incentivo suficiente. Este es el argumento utilizado frecuentemente por los pases subdesarrollados, que son importadores y no productores de tecnologa. Sin embargo, este beneficio, no sera sostenible a largo plazo, ya que lentamente los pases advertiran que estn financiando con su esfuerzo a otros que slo se benefician y al advertirlo, suprimiran sus propios sistemas de patentes, hasta llegar a un punto que los regmenes restantes no sern suficientes para cumplir eficazmente su funcin incentivadora. Esto explica la proliferacin y la importancia de la celebracin de numerosos tratados internacionales que garantizan la proteccin mnima en materia de propiedad intelectual.
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CAPITULO SEGUNDO
2. LA INVENCIN PATENTABLE
2.1. Concepto legal 2.2 Clases de patentes: patentes de producto y de procedimiento 2.3. Diferencias con otros institutos 2.3.1.Derecho de autor 2.3.2. Modelos de utilidad 2.3.3. Marcas y designaciones comerciales 2.3.4. Derecho de obtentor 2.3.5. Proteccin de los conocimientos tcnicos secretos y confidenciales 2.4. Requisitos positivos de patentabilidad 2.4.1. Novedad 2.4.2. Actividad Inventiva 2.4.3. Aplicacin industrial 2.5. Condiciones negativas de patentabilidad 2.5.1. Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos 2.5.2. Las obras literarias o artsticas o cualquier otra creacin esttica, as como las obras cientficas 2.5.3. Planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econmico-comerciales 2.5.4. Las formas de presentacin de la informacin 2.5.5.Mtodos de tratamiento quirrgico, teraputico y de diagnstico aplicables al ser humano o relativos a animales 2.5.6. La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su variacin de forma, de dimensiones o de materiales. Excepciones 2.5.7. Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza 2.6. Excepciones de patentabilidad 2.7. Biotecnologa y patentes 2.7.1. Normativa aplicable 2.7.2. Materia patentable.
2.1. C ONCEPTO LEGAL El objeto de la patente recae siempre sobre una invencin, sin embargo, no todas las invenciones son patentables. Debe distinguirse la simple invencin o invencin pura y simple, de la invencin patentable. La mayora de las legislaciones de patentes no conceptualiza la invencin pura y simple. Con esto se pretende evitar el uso de frmulas rgidas, que resultan poco aconsejables dado el rpido evolucionar de la ciencia y la tecnologa. Sin embargo nuestra ley, en su art. 4 inc. a), introduce una vaga definicin de invencin: ( ) a los efectos de esta ley se considerar invencin a toda creacin humana que permita transformar materia o energa para su aprovechamiento por el hombre . Ms acertada parece la definicin formulada por Gmez Segade1, que caracteriza a la invencin pura y simple como una regla tcnica para solucionar un problema tcnico... El inventor ha de ser un creador, ha de aportar algo que constituya la solucin de un problema no resuelto an . Desde el punto de vista jurdico, la invencin ser patentable cuando rena los requisitos exigidos por la ley. En este sentido, el encabezado del art. 4 de la L.P. establece: Sern patentables las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial El texto transcripto opta por sealar exclusivamente las condiciones positivas de patentabilidad , que sern estudiadas ms adelante, exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos: a) NOVEDAD; b) ACTIVIDAD INVENTIVA y c) APLICACIN INDUSTRIAL. Estos requisitos son acumulativos y ordenados. Acumulativos, porque es preciso que concurran los tres a la vez, de modo que una invencin puede ser nueva y
Gmez Segade, J. A., Patentabilidad; en La modernizacin del Derecho espaol de patentes, Madrid, 1984; pg. 51. 11
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susceptible de aplicacin industrial, pero no ser patentable por carecer de actividad inventiva (como por ejemplo, un lpiz-goma), o tener tal actividad pero no ser susceptible de aplicacin industrial (por ejemplo, el proyecto genoma humano). Ordenados, porque el primer requisito es la novedad, sin la cul no puede haber actividad inventiva y, sin stas dos, aplicacin industrial. Adems del cumplimiento de las condiciones positivas de patentabilidad, la ley exige que la invencin no encuadre en ninguno de los supuestos previstos por los artculos 6 y 7. 2.2. C LASES DE PATENTES : PATENTES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO 2 Las patentes de invencin se pueden clasificar por su objeto en invenciones de productos y de procedimientos. Lo que diferencia a estos dos grupos de invenciones es el contenido de la regla en que consisten. El inventor es siempre un preceptor; prescribe que es lo que hay que hacer con la realidad fsica para que se obtenga por resultado la satisfaccin de una necesidad general mediante el juego de las propias fuerzas naturales. Ahora bien, esa prescripcin puede consistir estrictamente en precisar cmo ha de ser una realidad fsica determinada; o, por el contrario, en sealar cmo ha de actuar el hombre con ella. En el primer caso, el objeto de la invencin es un cuerpo cierto, descriptible o formulable, lo que se denomina un producto (por ejemplo, una mquina). En el segundo, el objeto de la invencin es un comportamiento, una actividad humana referida a la realidad fsica, enunciable mediante la indicacin de la serie de operaciones o actuaciones que habrn de tener lugar para que el resultado se obtenga, lo que se llama un procedimiento(por ejemplo, un mtodo para reducir el arsnico en el agua). En la patente de producto el inventor formula el prototipo de una realidad natural, en la de procedimiento proporciona un prototipo de conducta. Puede decirse que hay invenciones de nuevas cosas que hacer e invenciones de nuevos modos de hacer cosas. 2.3. D IFERENCIAS CON OTROS INSTITUTOS Las patentes constituyen slo uno de los instrumentos jurdicos existentes en nuestro derecho para proteger creaciones intelectuales. A continuacin, se mencionan brevemente las diferencias entre el rgimen de patentes y otros institutos afines. 2.3.1. Derecho de autor El derecho de autor protege resultados de creatividad intelectual (obras literarias, artsticas o cientficas), con prescindencia de su aplicacin industrial. Por su parte, el derecho de patentes protege invenciones susceptibles de aplicacin industrial. Las obras protegidas por el derecho de autor deben tener originalidad, entendida sta como el reflejo de la impronta personal del autor, mientras que las invenciones patentables deben ser novedosas y poseer altura inventiva, requisitos objetivos que se miden con relacin al estado de la tcnica. El derecho moral de autor comprende las facultades de divulgacin, paternidad, integridad y arrepentimiento. En cambio, el derecho moral del inventor se limita al derecho al reconocimiento de su calidad de inventor en la solicitud de patente y en todo otro documento oficial. El derecho de autor nace con el mismo acto de creacin de la obra y no del reconocimiento de la Autoridad Administrativa. El derecho de autor se extiende durante la vida del autor ms 70 aos, mientras que el derecho de patentes tiene una duracin de 20 aos desde la fecha de solicitud.
Este punto ha sido desarrollado basado en la obra de Baylos, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial. Ed. Civitas S.A. Madrid 1978 pg. 707. 12
CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE
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2.3.2. Modelos de utilidad Toda invencin por lo general parte del estado de la tcnica conocido, detecta un problema a resolver y propone una solucin tcnica para ese problema, valindose en la mayora de los casos de elementos conocidos que, combinados de una manera especial, dan origen a un nuevo objeto desconocido hasta ese momento. El certificado de modelo de utilidad, como se estudiar en el Captulo 9, se otorga nicamente a una disposicin o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo prctico, en cuanto importen una mejor utilizacin en la funcin a que estn destinados. Si bien el modelo de utilidad slo se concede cuando existe novedad y aplicabilidad industrial, no es necesario que exista actividad inventiva. Esto significa que se evaluar que el objeto sea novedoso y que realmente le sea conferida una mejor utilidadpor medio de alguna modificacin en su estructura, no importando que dicha modificacin sea obvia para una persona del oficio de nivel medio. La novedad exigida, a diferencia de las patentes, no es una novedad absoluta. En cuanto al plazo de duracin, las patentes se conceden por el trmino de 20 aos, y los modelos de utilidad slo por 10 aos. 2.3.3. Marcas y designaciones comerciales Estas son utilizadas para distinguir e identificar productos y servicios comerciales. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, que implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusin. A diferencia de las patentes, el objeto de las marcas es proteger el nombre del producto en lugar de la invencin que subyace al producto. 2.3.4. Derecho de obtentor El derecho de obtentor se reconoce a aquellas personas que mejoran las variedades vegetales, otorgndoles derechos monoplicos sobre las mismas por un perodo determinado (en la actualidad, 20 aos). 2.3.5. Proteccin de los conocimientos tcnicos secretos y confidenciales El derecho de patentes otorga derechos exclusivos al inventor que pueden ejercerse erga omnes, a cambio de la divulgacin del invento. Por su parte, el rgimen del secreto industrial, no exige la divulgacin de la informacin, que se mantiene en estado de confidencialidad por su legtimo poseedor pero ampara a su titular solo contra los usos comerciales deshonestos que afecten a dichos conocimientos. El valor econmico de la informacin, muchas veces hace que se prefiera no patentarlo para mantener en secreto la tcnica utilizada, siempre y cuando esto sea posible. Los requisitos de patentabilidad no son aplicables a los secretos industriales, por lo que en algunos casos la nica va de proteccin ser esta ltima, siempre que la informacin pueda mantenerse en secreto y posea un valor comercial por ser secreta. La proteccin reconocida a los conocimientos no divulgados no requiere acto administrativo para obtener dicho amparo, a diferencia del derecho de patentes. La duracin de la patente es limitada en el tiempo, mientras que la proteccin del secreto se mantiene siempre que subsistan las condiciones que lo caracterizan como tal. 2.4. R EQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD 2.4.1. Novedad Para que el Estado otorgue a un inventor el derecho exclusivo de explotacin sobre una patente es necesario que esta cumpla con el requisito de novedad. Este requisito refleja el
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fundamento econmico del sistema de patentes, ya que el otorgamiento de un derecho exclusivo respecto de una tecnologa se funda en que el peticionante de la patente aade al acervo de la sociedad un nuevo conocimiento, que se incorporar al dominio pblico una vez expirada la misma. En ausencia de esa novedad, no hay un aporte que justifique el otorgamiento de la exclusividad implcita en la patente3. Puede decirse que, en sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido. En nuestro sistema de patentes, el legislador en el inc. b) del art. 4 define la invencin novedosa como aquella que no est comprendida en el estado de la tcnica . Como se observa, el precepto legal determina objetivamente el concepto de novedad; la misma no se mide en relacin a un sujeto determinado (inventor, evaluador, etc.) sino en relacin con el estado objetivo de la tcnica en un momento dado. Esta referencia objetiva importa la creacin de una verdadera ficcin legal en pos de la seguridad jurdica. El concepto de novedad se integra con el de estado de la tcnicadefinido por la misma ley en el inc. c) del art. 4 como el conjunto de conocimientos tcnicos que se han hecho pblicos antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcin oral o escrita, por la explotacin o por cualquier otro medio de difusin o informacin en el pas o en el extranjero . En consecuencia, se puede afirmar que la existencia de novedad est determinada por el cotejo de la invencin que se pretende patentar con el estado de la tcnica a la fecha de presentacin de la solicitud de patente. Esa fecha se conoce como fecha relevante, dado que determinar un punto temporal en el cual se realizar la comparacin. La fecha relevante establece el estado de la tcnica que se tomar como referencia para determinar la novedad, el que est compuesto por todos los conocimientos tcnicos que se hicieron pblicos en el pas o en el extranjero a esa fecha. Nuestra ley opta por el criterio de novedad absoluta, lo cual implica que la difusin no reconoce los lmites territoriales del pas. El conocimiento de la invencin en cualquier pas es suficiente para negar proteccin. La determinacin de novedad supone comparar la regla tcnica involucrada en la patente con cada uno de los conocimientos que integran el estado de la tcnica, a diferencia de lo que ocurre con la determinacin de la actividad inventiva que, como se estudiar ms adelante, se hace en relacin al estado de la tcnica en su conjunto. El artculo 4 LP establece los medios a travs de los cuales se produce la incorporacin de conocimientos al estado de la tcnica. Puede ser a travs de una descripcin oral o escrita, siempre que tenga potencialidad para poner los conocimientos al alcance del pblico, o por otra forma de divulgacin, como es la explotacin de esos conocimientos a travs de la fabricacin, comercializacin de productos o utilizacin de procedimientos, siempre que esa tecnologa est al alcance del pblico. Por ejemplo, no tendr novedad y por ende, no podr ser patentable un producto qumico comercializado en Alemania o un procedimiento expuesto en una revista cientfica, salvo las excepciones establecidas en la propia LP que sern explicadas ms adelante. Por el contrario, si el procedimiento involucrado en la regla tcnica que se pretende patentar ha sido desarrollado pero no divulgado, el invento conservar la novedad requerida, ya que tal conocimiento no integra el estado de la tcnica. Gmez Segade describe los pasos a seguir para determinar la novedad de una invencin: 1) Concretar cul es la regla tcnica para la que se solicita la patente (que estar determinada por el contenido de las reivindicaciones). Por ejemplo, la filtracin del agua en forma ascendente a determinada temperatura x elimina el arsnico del agua.
Gmez Segade, J. A, Patentabilidad, op. cit., p. 69.
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2) Precisar la fecha relevante en que ha de efectuarse la comparacin entre la invencin y el estado de la tcnica. 3) Determinar cual es el contenido del estado de la tcnica en la fecha de presentacin de la solicitud. Por ejemplo, si la solicitud de patente fue presentada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI) en fecha 1 de agosto de 2000, el examinador deber evaluar cul era el estado de la tcnica a dicha fecha. Es decir, si a dicha fecha existe algn mtodo de eliminacin de arsnico en agua mediante la filtracin de agua en forma ascendente a determinada temperatura x. 4) proceder a la comparacin entre la invencin y el estado de la tcnica. Estos pasos tienen un encadenamiento lgico que hace imposible realizar algunos de ellos sin haber finalizado los anteriores. Para determinar si hay novedad, y por lo tanto invencin, debe recurrirse a las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, pues son stas las que definen lo que el solicitante considera que constituye el contenido de su invencin4. a) Excepciones a la prdida de novedad La LP dispone dos excepciones a la prdida de novedad. Se trata de casos en los cuales la divulgacin de la invencin no afecta su novedad. Derecho de prioridad internacional (Art. 13 LP): si el inventor presenta una solicitud de patente en un pas unionista (Convenio de Pars), puede, en el trmino de 1 ao, presentar su solicitud en otro pas de la Unin sin que se afecte la novedad, que ser juzgada a la fecha de presentacin de la primera solicitud. Este tema se desarrollar con ms detalle en el punto 3.4.1.d (Prioridad internacional). Divulgacin por el inventor (Art. 5 LP): en este supuesto, el inventor o sus causahabientes han divulgado la invencin dentro de un 1 ao previo a la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad internacional reconocida. Por disposicin legal, tal divulgacin no afecta la novedad de la invencin. Por ejemplo, si el inventor presenta en la Argentina su solicitud de patente en agosto de 2003 y asisti en octubre de 2002 a una jornada cientfica en donde explic la regla tcnica involucrada en la patente que pretende registrar, esa divulgacin de la regla tcnica no afecta el requisito de novedad. Distinto sera el caso si el solicitante fuera una persona distinta del inventor que la divulg. En este caso, la regla tcnica se ha incorporado al estado de la tcnica con anterioridad a la fecha relevante, por lo que la solicitud ser rechazada por falta del requisito de novedad. Es decir, la excepcin slo beneficia al inventor. Los beneficios anteriores pueden complementarse. As, si el inventor ha publicado su invencin en agosto de 2001 en una revista cientfica y present su solicitud de patente en mayo de 2002 en Alemania, y en abril de 2003 pretende registrarla en nuestro pas, la publicacin realizada en agosto de 2001 no afecta la novedad de la invencin.
2.4.2. Actividad Inventiva La L.P. siguiendo los lineamientos del ADPIC y de las legislaciones contemporneas, introduce expresamente en su art. 4 inciso d) el requisito de la actividad inventiva y establece que habr actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la tcnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia tcnica correspondiente".
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Cabanellas, Guillermo, Derecho de las Patentes de Invencin, Ed. Heliasta. Tomo I, pg. 714. 15
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Conforme a este requisito, se exige que la invencin no sea evidente u obvia para un tcnico normalmente versado en la materia. Esta evidencia se configura cuando ese tcnico medio est en condiciones de desarrollar la invencin con su informacin normal. Al respecto, se ha sealado que La LP sigue claramente un criterio objetivo en la materia. La existencia de actividad inventiva se determina no en funcin de lo que haya materialmente hecho el inventor para llegar a su creacin, sino en base a las diferencias objetivas que sta tenga respecto de la tecnologa preexistente. Es irrelevante el grado de inversin, esfuerzo o costo implcito en la supuesta invencin. Son igualmente irrelevantes los tipos de actividades intelectuales que hayan conducido a la nueva tecnologa. Lo determinante es el resultado novedoso que se pretende patentar, y sus diferencias objetivas con la tecnologa 5 preexistente . La invencin slo merece proteccin cuando implica un salto cualitativo en la elaboracin de la regla tcnica, debe ofrecer lo que se denomina <progreso tcnico>, lo que implica que debe constituir un avance que enriquezca la tcnica industrial. Se entiende que ese progreso tcnico existe, cuando la nueva regla contiene una innovacin tcnico-industrial 6 que resulta ventajosa frente a las reglas tcnicas conocidas con anterioridad . El tcnico versado en la materia es quin posee capacidad tcnica relevante en la tecnologa propia del sector al que corresponda la pretendida invencin. Esa capacidad incluye los conocimientos comunes y los que pueda inferir de los elementos precedentes. Se han desarrollado gran variedad de mtodos de anlisis y criterios de apreciacin basados en la experiencia recabada en la administracin y en la justicia, atento la dificultad que plantea la evaluacin de las soluciones tcnicas cuando se las tiene a la vista, pero lo cierto es que, dichos mtodos slo sirven de gua para el trabajo del examinador. Cada invencin es tan individual que hace difcil tener certezas en la materia. Si bien el modo de determinar el estado de la tcnica a los fines de evaluar la novedad y la actividad inventiva es el mismo, el criterio de evaluacin de cada uno de ellos en relacin al mismo es distinto. En la evaluacin de la novedad, como ya se ha estudiado, se debe cotejar el invento con cada uno de los elementos que componen el estado de la tcnica a la fecha relevante. Por el contrario, cuando se analiza la altura inventiva, la invencin se coteja con los elementos que integran el estado de la tcnica en su conjunto. Por ejemplo: un lpiz goma, puede cumplir con el requisito de novedad porque al comparar el mismo con los elementos que componen el estado de la tcnica a una fecha relevante dada, puede concluirse que el mismo no existe como tal. Ahora bien, el mismo carecera de altura inventiva, toda vez que este invento es deducible de manera evidente de los elementos que componen el estado de la tcnica a dicha fecha. 2.4.3. Aplicacin industrial 7 El inciso e) del artculo 4 de la LP establece que habr aplicacin industrial cuando el efecto de la invencin induzca a la obtencin de un resultado o de un producto industrial, entendiendo el trmino industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadera, la pesca, la minera, las industrias de transformacin propiamente dichas y los servicios. Se puede desprender de la definicin examinada que el concepto de industria, en el contexto de la LP, no es el que se emplea en el lenguaje comn ni en el de las ciencias econmicas sino que abarca todo tipo de actividad econmica. Aunque en la prctica este concepto se ve flexibilizado da a da, ello no es suficiente para permitir reemplazar el requisito de aplicacin industrialpor el de aplicacin econmica .
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Cabanellas, G., ob. cit., pg. 748. Gmez Segade, ob. cit., pg. 7. 7 Cabanellas, G., ob. cit., pg. 791. 16
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La aplicabilidad industrial requiere que la invencin pueda ser utilizada de algn modo en la prctica, sea a travs de una materializacin en un objeto o a travs de un procedimiento concreto, sin importar el campo econmico en que tenga lugar. No podra registrarse una patente de un producto o de un procedimiento que no puede materializarse o llevarse a la prctica, una maquinaria o una formula qumica que no puede practicarse. Resulta irrelevante el xito comercial o econmico de la patente. Lo que se exige es que el invento sea susceptible de ser aplicado al concepto de industria que se acaba de analizar.
2.5.
C ONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD8
El art. 6 LP contiene un catlogo de actividades, aportes intelectuales y creaciones humanas que no configuran invenciones. Se trata de una enumeracin meramente ejemplificativa, ya que pueden existir otros supuestos que no que merezcan el privilegio patentario. Seguidamente se analizan cada uno de ellos. 2.5.1. Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos El descubrimiento se distingue de la invencin porque mientras aqul constata la existencia de algo, la invencin supone la creacin de un producto o procedimiento novedoso que contiene una regla utilizable prcticamente en el accionar humano. El descubrimiento es la percepcin de un fenmeno natural preexistente a toda intervencin del hombre. As, el descubrimiento de una ley natural, tal como la ley de gravedad, est excluido de la patentabilidad sin perjuicio de que una concreta aplicacin de dicha regla podra ser patentable Las teoras cientficas importan un relevante esfuerzo intelectual, muchas veces superior al de una invencin, mas su utilidad no es directa. Sirven al progreso de la ciencia pero carecen de directa utilidad prctica para la industria. Las teoras cientficas se caracterizan por constituir una descripcin o explicacin de la realidad. Comparten con las invenciones la caracterstica de constituir conocimientos, pero difieren de stas por cuanto las invenciones implican un conocimiento nuevo respecto de productos antes inexistentes o de procedimientos que no se encuentran en la naturaleza. Las teoras cientficas implican describir la conformacin y relaciones causales existentes en la naturaleza; las invenciones suponen aplicar los elementos y leyes de la naturaleza para lograr un resultado no existente antes en ella. Se caracterizan por no arrojar un resultado operativo concreto. Los mtodos matemticos, utilizan elaboraciones abstractas que por esencia estn alejadas del campo de la tcnica. No arrojan un resultado material. Debe observarse que el hecho de que una invencin incluya la aplicacin de conocimientos o tcnicas matemticas no inhibe su patentamiento. Es slo cuando la pretendida invencin se conforma exclusivamente por tales conocimientos o tcnicas, que deja de ser patentable por falta de aplicacin industrial. 2.5.2. Las obras literarias o artsticas o cualquier otra creacin esttica, as como las obras cientficas Estas obras estn protegidas por el derecho de autor. Pueden incluir descripciones de hechos fsicos o de relaciones causales, as como exposiciones relativas a tcnicas
Este punto a sido desarrollado basado en las obras: Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit., Tomo I, pg. 795 y sgtes. y Correa, Carlos y otros, Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Argentina 1999, pg. 21. 17
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productivas, que tengan cierto grado de coincidencia con el contenido de las invenciones patentables. Es posible escribir obras cientficas relativas a invenciones. En estos casos, sin embargo, existen dos tipos de creaciones, protegidas por distinta legislacin; una protegida por el Derecho de patentes (el invento), y otra por los derechos de autor (la obra escrita). 2.5.3. Planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econmico-comerciales Implican instrucciones para realizar pasos mentales, y no para efectuar actividades materiales. No suponen aplicar las fuerzas de la naturaleza, ni el logro de un determinado producto o efecto fsico. De esta manera, estn excluidas las tcnicas de aprendizaje de idiomas, sistemas de planificacin, tcnicas de enseanza o de psicoanlisis, etc. Con respecto al juego se podr patentar un mecanismo novedoso que facilite fsicamente la ejecucin de un juego pero no una tcnica para ganar u obtener mejores resultados. Los programas de computacin estn protegidos en nuestro ordenamiento por el derecho de autor, ley N 25.036, coincidentemente con la posicin tomada en la materia por el ADPIC y la Convencin de la Patente Europea. 2.5.4. Las formas de presentacin de la informacin La exclusin aqu considerada se basa en que se trata de tcnicas para obrar sobre la percepcin del receptor de la informacin, y no sobre la materia. Lo que est excluido es la forma que se da a la informacin (tablas, smbolos o seales) y no los mecanismos empleados para su transmisin (como sera un procedimiento novedoso para que esas seales sean luminosas). 2.5.5. Mtodos de tratamiento quirrgico, teraputico aplicables al ser humano o relativos a animales y de diagnstico
Su exclusin se fundamenta en la necesidad ineludible de dejar al margen de toda contienda econmica bienes como la vida y la salud de la persona. Tratamiento quirrgico: son aquellos que implican la intervencin con instrumentos de cualquier tipo (desde bistur hasta rayo lser). Tratamiento teraputico: aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con medios, en especial medicamentos, que no implican una intervencin mediante instrumentos, aunque intentan restablecer o mantener la salud. As, por ejemplo, estn excluidos de patentamiento los mtodos de anestesia o desinfeccin, las tcnicas de insercin de instrumentos como catteres y prtesis, los mtodos para aliviar dolores y los mtodos profilcticos. Mtodos de diagnstico: aquellos que tratan de descubrir e individualizar una situacin patolgica, para proponer el procedimiento curativo que resulte necesario. 2.5.6. La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su variacin de forma, de dimensiones o de materiales. Excepciones La doctrina ha entendido esta norma como intil, ya que una combinacin de invenciones o productos conocidos slo podr ser patentada si se cumple la condicin establecida en la ltima parte del artculo 6 inc. f) de la LP, o sea, que exista un nuevo resultado tcnico con aplicabilidad industrial y altura inventiva. Si bien, el resultado de esa combinacin puede tener novedad, deber adems reunir el requisito de actividad inventiva, lo que no sucede con la mera yuxtaposicin. Como excepcin, debe sealarse el caso en que los elementos ya conocidos se encuentren unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente,
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perdiendo, por tanto, su funcin caracterstica. Se hace referencia a las invenciones de combinacin, as, una mquina puede estar constituida por engranajes, mecanismos, instrumentos y herramientas conocidas y que la concurrencia de todos d lugar a un objeto, no slo nuevo, sino verdaderamente inventivo. 2.5.7. Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza Este tema ser desarrollado ms adelante, en el punto 2.7 (Biotecnologa y patentes)
2.6. E XCEPCIONES DE PATENTABILIDAD La generalidad de las legislaciones, junto a los requisitos ordinarios de patentabilidad, establece supuestos excepcionales en que se excluye la posibilidad de que sean patentadas verdaderas invenciones, que cumplen todas las condiciones de patentabilidad que exige la ley, pero que se considera que no deben dar lugar a un derecho exclusivo, bien porque desde un punto de vista social se estime que la explotacin de su objeto no debe quedar monopolizada a favor de una sola persona, bien porque su proteccin se considere indeseable. Segn el art. 7 de LP no son patentables: a) las invenciones contrarias a la moral y al orden pblico. Es necesario que la inmoralidad o la ilegalidad de la invencin as excluida resulte de la propia naturaleza de la invencin; y no de la aplicacin que pueda drsele. Una invencin que en s misma no sea inmoral, ser patentable. En todo caso, la aplicacin de esa invencin que vaya contra la moral, constituir un acto ilcito. Es decir, no sera patentable, por ejemplo, un dispositivo que permita aumentar la pureza de la cocana, en cambio sera patentable un explosivo. La parte final del artculo 7 inciso a) hace referencia a la proteccin de la salud, a la vida de las personas y de los animales, a preservar los vegetales o evitar daos del medio ambiente. Estas disposiciones han sido tomadas del ADPIC. b) La totalidad del material biolgico y gentico existente en la naturaleza o su rplica, en los procesos biolgicos implcitos en la reproduccin animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicacin en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza. Este tema se analiza seguidamente en el punto 2.7 (Biotecnologa y patentes)
2.7. B IOTECNOLOGA Y PATENTES

2.7.1. Normativa aplicable
La normativa bsica aplicable con relacin a la proteccin jurdica de productos y procedimientos biotecnolgicos est contenida en la siguiente legislacin: a) ADPIC (artculos 27.1 y 27.3.b), b) Convenio UPOV - Unin para la Proteccin de Obtenciones Vegetales- Acta 1978 al que Argentina adhiri por ley N 24.376 (Art. 2), c) Ley de Patentes N 24.481 (artculos 1, 6 inc. g, 7 inc. b y 20), d) Decreto Reglamentario 260/96 (artculos 6 y 20), y e) Ley de semillas N 20.247.
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Las normas referidas sern transcriptas a continuacin, para luego efectuar una somera exgesis de las mismas, orientada a determinar qu resulta patentable, y bajo qu condiciones, en el sector biotecnolgico. El artculo 27.1 del ADPIC prohibe efectuar discriminaciones al patentamiento en virtud del sector tecnolgico al que pertenezca la invencin, en los siguientes trminos: Materia patentable. 1...las patentes podrn obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial... las patentes se podrn obtener y los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el pas . Sin embargo, el mismo Tratado admite la posibilidad de introducir limitaciones a este principio, ya que ms adelante, en el art. 27.3.b establece que los pases miembros pueden excluir la patentabilidad de ...las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no biolgicos ni microbiolgicos. Sin embargo, los Miembros otorgarn proteccin a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui gneris o mediante una combinacin de aquellas y ste . El Convenio UPOV regula un derecho intelectual anlogo a la patente, especficamente diseado para proteger a las variedades vegetales: el derecho de obtentor. En el artculo 2 del referido tratado se prohibe la llamada doble proteccin , esto es, la proteccin por patentes y por derecho de obtentor, cuando se declara que Cada Estado de la Unin puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio mediante la concesin de un titulo de proteccin particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unin, cuya legislacin nacional admita la proteccin en ambas formas, deber aplicar solamente una de ellas a un mismo gnero o una misma especie botnica . Como se ha estudiado, el artculo 6 de la LP enumera qu supuestos no se consideran invenciones y, por ende, no son patentables. En el inciso g, considera dentro de esta categora a Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza . La interpretacin de este inciso no es pacfica, ya que no resulta claro cul es el alcance de la exclusin que el mismo establece. El artculo 7 inc. b) LP incluye dentro de las excepciones a la patentabilidad, a La totalidad del material biolgico y gentico existente en la naturaleza o su rplica, en los procesos biolgicos implcitos en la reproduccin animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicacin en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza . El artculo 20 de la LP contiene disposiciones procedimentales relativas al patentamiento de microorganismos, prescribiendo que En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deber ser descripto juntamente con aqul en la respectiva solicitud, y se efectuar el depsito de la cepa en una institucin autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentacin . El artculo reviste, asimismo, importancia sustancial, ya que presupone la posibilidad de patentar microorganismos, con lo cual contribuye a diluir las dudas que otros pasajes ms oscuros de la ley pueden suscitar. El art. 6 del Decreto Reglamentario declara que No se considerar materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolgicos para su reproduccin . La fundamentacin de la disposicin reglamentaria es ms que discutible, y ser considerada infra. Finalmente, el artculo 20 del mismo decreto incluye algunas disposiciones relativas al depsito de microorganismos.
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2.7.2. Materia patentable A.- Conforme al derecho argentino vigente, se considera que no son patentables: Con relacin a las patentes de producto: a.- Toda materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza b.- Plantas c.- Animales Con relacin a los procesos reproductivos: a.- Procesos biolgicos preexistentes en la naturaleza b.- Procesos novedosos pero esencialmente biolgicos B.- Por el contrario, se entiende que s son patentables: Con relacin a las patentes de producto: a.- Materia viva o sustancias no preexistentes en la naturaleza (en particular, microorganismos y material gentico). Con excepcin, como ya se ha sealado anteriormente, de las plantas y de los animales. Con relacin a los procedimientos: a.- Procedimientos de aislacin de sustancias preexistentes en la naturaleza b.- Procesos reproductivos: b1.- Afectados por medios fsico-qumicos b2.- Microbiolgicos A continuacin, se analizarn brevemente las categoras referidas. a) Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza La cuestin, ya se ha sealado, est regulada en el artculo 6, inciso g, de la LP, por el cual se considera que no son patentables Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza . La interpretacin de esta norma depende de una cuestin fundamental: la expresin preexistentes en la naturaleza , se refiere slo a las sustancias, o tambin a la materia viva? Al respecto, se presentan dos opciones hermenuticas: a) se prohibe el patentamiento de toda materia viva, sea o no preexistente (si se interpreta que la expresin preexistentes en la naturaleza se refiere slo a las sustancias); o b) slo se prohibe el patentamiento de la materia viva preexistente en la naturaleza (si se considera que la expresin preexistentes en la naturalezase refiere tanto a las sustancias como a la materia viva). De las dos interpretaciones referidas, parece preferible la segunda, por los argumentos que se exponen a continuacin: El artculo 7, inciso b, de la LP, prohibe el patentamiento de cierto tipo de materia viva (plantas y animales). Evidentemente, esta prohibicin no tendra sentido si por el artculo 6 ya se hubiese prohibido el patentamiento de toda materia viva (preexistente o no), ya que sera redundante. Contrario sensu, puede interpretarse que la materia viva restante (es decir, aquella que no es ni una planta ni un animal) es patentable.
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El artculo 20 de la LP admite la posibilidad de patentar microorganismos, y regula cuestiones atinentes al procedimiento de concesin. Evidentemente, esto presupone la patentabilidad de algn tipo de materia viva. Esta interpretacin guarda armona con lo dispuesto en el ADPIC, que en su artculo 27.3.b exige que se admita la patentabilidad de los microorganismos. Por lo tanto, interpretando a contrario sensu el artculo 6, inciso g, cabe considerar patentables las sustancias no preexistentes en la naturaleza. Obviamente, esta afirmacin anterior se limita bastante cuando entran a jugar otras normas, segn se ver seguidamente. La prohibicin tambin surge del artculo 7, inciso b, de la ley, que prohibe el patentamiento del material biolgico y gentico ya existente en la naturaleza. Esta norma, en consecuencia, no hace ms que reiterar lo dispuesto en el artculo 6, inciso g. b) Plantas Conforme al Decreto Reglamentario, artculo 6, las plantas no son patentables. Al respecto, resulta indiferente si las mismas preexisten o no en la naturaleza. A las plantas preexistentes, obviamente, les alcanza la prohibicin del artculo 6, incisos g) y a), de la LP. Pero con respecto a las plantas nuevas(es decir, no preexistentes), no existe ninguna prohibicin legal de patentamiento. La prohibicin, por ende, surge exclusivamente de un decreto, lo cual plantea serias reservas con relacin a su constitucionalidad. Ciertamente, el ADPIC (artculo 27.3.b) autoriza la exclusin de patentabilidad de las plantas. Pero se trata, tan slo, de una autorizacin, que el legislador argentino no ha ejercido. Puede hacerlo el Ejecutivo? Parece claro que esto no es posible, si se carece de respaldo legal. En consecuencia, el decreto puede considerarse inconstitucional. De todos modos, la exclusin de patentabilidad de las plantas recibe un mayor sustento con lo dispuesto en el artculo 2 del Convenio UPOV. Esta norma prohibe la doble proteccin , esto es, la posibilidad de que una especie vegetal sea protegida tanto por el derecho de obtentor como por una patente. Si se tiene en cuenta que la ley N 20.247 (que reconoce el derecho de obtentor) se extiende a todos los gneros y especies vegetales, cabe inferir que las variedades vegetales no son patentables, ya que esto implicara incurrir en la vedada doble proteccin. Como consecuencia de esta prohibicin, no son patentables las plantas enteras (lo que incluye a las variedades) ni las semillas (ya que sera lo mismo que patentar plantas). Son patentables, en cambio, las partes de plantas (por ejemplo, clulas y microorganismos) si se cumplen las condiciones positivas de patentabilidad. c) Animales La prohibicin de patentar animales est establecida, al igual que con las plantas, en el artculo 6 del Decreto Reglamentario. Resultan igualmente predicables, en consecuencia, las objeciones relativas a la constitucionalidad de la norma. Lgicamente, no sern patentables los animales preexistentes en la naturaleza (artculo 7, incisos a y g, de la LP). Queda la incertidumbre con relacin a los animales nuevoso no preexistentes. Si se considera que el decreto es inconstitucional, no existira ningn obstculo a su patentabilidad. Si, por el contrario, se sostiene la validez de la norma reglamentaria, debe considerarse que no son patentables ni los animales (incluidas las razas) ni la estructura gentica completa de un animal. S seran patentables, en cambio, los genes artificialmente modificados de un animal. d) Procesos biolgicos preexistentes en la naturaleza Vale recordar que, conforme al artculo 7 de la LP, no son patentables ...los procesos biolgicos implcitos en la reproduccin animal, vegetal y humana, incluidos los procesos
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genticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicacin en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza . En realidad, como bien se ha destacado, se trata de un simple descubrimiento, por lo cual ya resulta excluida su patentabilidad por lo establecido en el artculo 6, inciso a, de la misma ley. e) Procesos novedosos pero esencialmente biolgicos Se considera tales a aquellos que utilizan estructuras y mecanismos biolgicos preexistentes a fin de lograr un resultado reproductivo diferente al de los procesos preexistentes en la naturaleza. Por ejemplo, el cruce de caballos, en busca de alcanzar cierta caracterstica. Como ya se ha destacado, este tipo de procedimientos no son patentables. f) Materia viva o sustancias no preexistentes en la naturaleza (en particular, microorganismos y material gentico) Se excluye de este apartado la consideracin de las plantas y de los animales, cuya situacin jurdica ya ha sido examinada supra en los puntos b) (Plantas) y c). (Animales). A continuacin, se har referencia a los microorganismos y a los genes no preexistentes en la naturaleza. Con relacin a los microorganismos, es necesario recordar que el ADPIC exige su patentabilidad en el artculo 27.3.b. Son, por tanto, patentables, si se cumplen las dems condiciones positivas. Pero no son patentables los microorganismos preexistentes en la naturaleza (artculos 6, inciso g, y 7, inciso b). La ley no aclara qu ha de entenderse por microorganismo . Las opiniones incluso a nivel mundial- no son concordantes. Para Chavanne y Burst, los microorganismos tienen un tamao inferior a un micrn. Cabanellas considera que este criterio es el que, a falta de una mayor precisin legal, debe aplicarse en el sistema argentino. Quedan incluidos dentro de esta categora las bacterias, los virus, los hongos, las algas, los protozoarios, las clulas de plantas y animales, los plsmidos y los virus. Con respecto a los genes, debe recordarse que las secuencias genmicas preexistentes no pueden patentarse (artculos 6, inciso g, y 7, inciso b, LP). Son patentables, en cambio, los genes no preexistentes. Tambin son patentables los procedimientos de aislacin, obtencin y aplicacin de genes (aunque esos genes no sean, en s mismos, patentables). g) Procedimientos de aislacin de sustancias preexistentes en la naturaleza Estos procedimientos son patentables, aunque la sustancia aislada no lo sea. h) Procesos reproductivos afectados por medios fsico-qumicos Este tipo de procedimientos es patentable, si se interpreta a contrario el artculo 7.b de la LP. Tal sera el caso, por ejemplo, de un mtodo de tratamiento de animales para estimular o interrumpir el crecimiento por medio de un procedimiento qumico o fsico. i) Procesos reproductivos microbiolgicos
Tambin por la va de la interpretacin a contrario del artculo 7.b LP puede inferirse la patentabilidad de este tipo de procesos reproductivos. Adems, su patentabilidad es exigida por el 27.3.b del ADPIC, ya que son procedimientos no biolgicos. Se entiende por tal, todo procedimiento en que la intervencin del hombre desempea una funcin importante en la determinacin o en el control del resultado que se desea obtener. Esto incluye, obviamente, a los procedimientos que impliquen manipulacin del material gentico. Se denominan procesos microbiolgicos porque en ellos los microorganismos, o sus partes, son usados para hacer o
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modificar productos, o nuevos microorganismos son desarrollados para usos especficos. Ntese que, con respecto a los microorganismos, hay dos tipos de procedimientos relacionados: a) aquellos destinados a producirlos; y b) aquellos que, sin tener esa finalidad, se valen en alguna de sus etapas del uso de microorganismos. Ambos son patentables, si se cumplen las condiciones genricas.
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CAPTULO TERCERO
3. LA OBTENCIN DE LA PATENTE
3.1. Sistemas de concesin de patentes 3.2. Caractersticas del sistema de registracin del Derecho argentino 3.3. Procedimiento para la obtencin de una patente 3.4. Etapas del procedimiento 3.4.1. Solicitud de patente 3.4.2. Examen Preliminar 3.4.3. Publicacin 3.4.4. Examen de fondo 3.4.5. Observaciones a la solicitud 3.4.6. Resolucin administrativa. Concesin o rechazo de la patente 3.4.7. Recursos 3.5. Ttulo de la patente 3.6. Registro de patentes otorgadas 3.7. Anuncio de la concesin de la patente. Publicacin 3.8. Pblico conocimiento de las patentes 3.9. Cuadro Sinptico.
3.1. S ISTEMAS DE CONCESIN DE PATENTES Existen en los ordenamientos jurdicos de los distintos pases dos sistemas de concesin de patentes. Sistema de simple registro o libre otorgamiento: la patente se concede mediante un mero examen formal de la solicitud, sin que la autoridad de aplicacin analice las condiciones de patentabilidad (novedad, altura inventiva, aplicacin industrial). La patente queda sometida a la posibilidad de ser impugnada o atacada judicialmente. Sistema de examen previo: la autoridad examina previamente adems del cumplimiento de las formalidades, la existencia de las condiciones de patentabilidad. La patente goza de presuncin de validez. Igualmente es susceptible de ser impugnada, pero siempre que se demuestren los extremos que lo justifiquen. La mayora de las legislaciones tienden hacia el sistema de examen previo, pero para ser realmente eficaz, este sistema necesita de recursos tcnicos y econmicos suficientes que permitan evaluar las invenciones de manera rpida a fin de evitar que las patentes pierdan valor econmico durante el tiempo que demore su examen. Ntese que en nuestro pas, el trmino promedio del trmite para el otorgamiento de una patente es de cinco aos. 3.2. C ARACTERSTICAS DEL SISTEMA DE REGISTRACIN DEL D ERECHO ARGENTINO A los fines de que un inventor goce de la proteccin jurdica derivada del rgimen de patentes, es necesario un acto concreto de una autoridad estatal: el otorgamiento de la patente. En consecuencia, el sistema argentino de otorgamiento de patentes es CONSTITUTIVO. Se diferencia en este punto del sistema de derecho de autor, en el cual la inscripcin de la obra slo tiene efectos declarativos (es decir que el autor goza de proteccin desde el mismo momento de la creacin de la obra) y del sistema de marcas que, si bien es constitutivo, es ms atenuado, ya que existen las denominadas marcas de hechoa las que pese a no estar inscriptas, la ley les otorga una proteccin limitada. Las invenciones no patentadas, quedarn en cierto modo desprotegidas, debido a que el inventor slo podr impedir su explotacin a aquellas personas que las hubieran obtenido por medios ilcitos.
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La jurisprudencia uniformemente sostiene que la LP lo que hace es reglamentar lo dispuesto por el art. 17 de la Constitucin Nacional que reconoce al inventor un derecho (mal llamado de propiedad ) sobre su invento. Hasta el momento del otorgamiento de la patente, dice la jurisprudencia, lo que el inventor tiene es una expectativa a obtenerla. Esta exigencia del otorgamiento previo de la patente por parte del Estado para gozar de los derechos que de ella se derivan, obedece a las siguientes causas: Graves dificultades tcnicas en la determinacin de la existencia de una invencin patentable. Se requiere de entes administrativos especializados con capacidad jurdica y fctica de determinar la configuracin de los extremos que justifiquen el otorgamiento de patentes. Paralelismo en trabajos de investigacin. En la medida en que las investigaciones surgen para buscar soluciones a problemas concretos del campo de la tcnica, es probable que dos personas independientemente lleguen al mismo resultado y es necesario determinar quin de ellos tendr derecho a gozar de la patente. Esto es casi imposible que ocurra en el campo de las creaciones intelectuales. Efecto econmico sobre los competidores. Una patente, al conferir derechos monoplicos, bloquea una solucin funcionalmente til o necesaria para cierto problema tcnico. Por tanto se busca no crear obstculos injustificados a la competencia econmica y a la explotacin de tecnologa. 3.3. P ROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIN DE UNA PATENTE El trmite se lleva a cabo ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial [INPI], organismo autrquico con personera jurdica y patrimonio propio que funciona en el mbito del Ministerio de Economa. El procedimiento es esencialmente administrativo, sin perjuicio de los recursos judiciales que pueden interponerse como consecuencia del mismo. Las cuestiones no reguladas (plazos, formalidades de notificacin, etc.) se rigen por la Ley de Procedimientos Administrativos N 19.549. 3.4. E TAPAS DEL PROCEDIMIENTO 9 3.4.1. Solicitud de patente La presentacin de la solicitud marca el inicio del procedimiento y tiene las siguientes implicancias: Si hay varios inventores que de manera independiente estn trabajando en la misma invencin: determina cual de ellos tendr derecho a la patente (Art. 15 LP). Comienza a correr el trmino de 20 aos por el que se concede la patente. (El cmputo no comienza desde el efectivo otorgamiento sino desde la presentacin de la solicitud. Es el fundamento para gozar de la prioridad unionista en los restantes pases miembros del Convenio de Pars (Art. 40 del Convenio), como se estudiar seguidamente en el punto d) (Prioridad internacional) a) Personas autorizadas a presentar la solicitud. (Art. 13 LP) - El inventor. - Sus causahabientes
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Ver cuadro sinptico al final del presente captulo.
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CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE
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- Sus representantes Si la solicitud se presenta en forma conjunta, se presume que el derecho les corresponde a los solicitantes por partes iguales, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Se presume inventor a la persona que se designa como tal en la solicitud (Art. 9 LP) b) Elementos esenciales para tener por presentada la solicitud de patente Esto es importante para que se produzcan los efectos estudiados en el punto 3.4.1 (Solicitud de patente) La fecha de presentacin de la solicitud se determina en el momento en que el solicitante cumple al menos con los siguientes requisitos (Art. 18): * Declaracin por la que se solicita la patente * Identificacin del solicitante * Descripcin * Una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan los requisitos formales de la L.P. El resto de los requisitos exigidos se podrn ir completando en el plazo de 90 das corridos que prev la ley. Si vencido dicho plazo no se completa la solicitud, la patente ser denegada sin ms trmite, salvo casos de fuerza mayor justificada. (Art. 19 LP). La omisin de acompaar los documentos referidos a la prioridad internacional, slo hace perder los beneficios derivados de esta. c) Documentacin e informacin requerida para presentar con la solicitud El art. 19 LP, complementado por el art. 12 del Decreto Reglamentario, enumera la totalidad de los requisitos exigidos que deben cumplirse a la presentacin de la solicitud. Asimismo es necesario abonar una tasa, la firma del solicitante (art. 67 LP) y constituir domicilio en el territorio argentino (art. 69 LP). El art. 68 LP, establece requisitos para acreditar la representacin. d) Prioridad internacional El Convenio de Pars (CP), al que nuestro pas adhiri por ley N 17.011, dispone que cuando se solicita una patente en un pas y luego en otro, si la presentacin de la solicitud en el segundo pas se efecta dentro del perodo de un ao, se puede invocar como fecha de presentacin la fecha de la primera solicitud y a esa fecha se analizar la novedad (Derecho de prioridad internacional). Este derecho tambin es mencionado, aunque de manera incompleta, por los arts. 13 y 14 LP. A su vez el art. 14 de la LP establece dos requisitos para ejercer el derecho de prioridad: - Que el contenido de la segunda solicitud no exceda el objeto de la primera. En caso contrario, la prioridad ser solo parcial. - Que exista reciprocidad en el pas de la primera solicitud. Este segundo requisito lleva a un sector de la doctrina a interpretar que el derecho de prioridad podr aplicarse an a los nacionales de pases que no sean miembros del Convenio de Pars, siempre que sus pases reconozcan este derecho. e) Desistimiento de la solicitud (Art. 16 LP) La solicitud de una patente puede desistirse en cualquier momento de la tramitacin.
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Si corresponde a ms de un solicitante, el desistimiento debe ser comn, de lo contrario los derechos del renunciante acrecern en favor de los dems. El desistimiento de la solicitud implica la renuncia a los derechos derivados de la solicitud, pero no a los derechos sobre la invencin. Por tanto el solicitante desistido podr presentar una nueva solicitud en el futuro, salvo que se hubiera tratado de una solicitud conjunta, ya que el renunciante en este caso no puede recuperar los derechos que implcitamente cedi. f) Modificaciones y complementos a la solicitud La solicitud tambin puede ser modificada a requerimiento del solicitante dentro del trmino de 90 das desde la presentacin, pudiendo aportar complementos, correcciones y modificaciones siempre que no implique una extensin de su objeto. (Art. 19 Decreto Reglamentario) Luego de dicho plazo slo pueden modificarse los defectos puestos en evidencia por el examinador. g) Conversin de la solicitud (Art. 23 LP) La solicitud de patentes puede convertirse durante su tramitacin en solicitud de modelo de utilidad y viceversa dentro de los 90 das siguientes a la fecha de presentacin o dentro de 90 das de requerido por la Administracin Nacional de Patentes, vencidos esos plazos se tiene por abandonada. La conversin se configura con la manifestacin de voluntad en tal sentido. A partir de all el solicitante deber acompaar la documentacin an no presentada. La conversin implica continuacin del trmite preexistente y no un nuevo trmite. La fecha de presentacin de la solicitud es la original, en tanto identifique adecuadamente la invencin. h) Contenido de la solicitud Seguidamente se analizarn los elementos ms importantes que deben acompaarse con la solicitud. Ellos son: a- las reivindicaciones, b- la memoria descriptiva, c- el resumen y d- los dibujos y planos. h.1- Reivindicaciones Son el elemento central de la solicitud. Definen el objeto sobre el cual se solicita la proteccin. Las reivindicaciones cumplen funciones jurdicas tanto en el contexto de la concesin de la patente (sirven para establecer si la invencin definida presenta las condiciones de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial), como en el de la aplicacin de los derechos derivados de ese ttulo (delimitan el mbito de proteccin). Se componen de dos partes (art. 22 del Decreto Reglamentario): Prembulo o exordio indica todos los aspectos conocidos de la invencin surgidos del estado de la tcnica ms prximo. Es una fase introductoria que coloca en contexto a la parte caracterstica de la invencin. Parte caracterstica: cita los elementos que establezcan la novedad de la invencin y que sean necesarios para llevarla a cabo. Describe los elementos inventivos respecto de los cuales se reclama el derecho exclusivo. Las reivindicaciones deben ser autosuficientes. Deben definir el producto o procedimiento con independencia de la descripcin, planos, etc. Su forma de redaccin es muy importante e implica riesgos y beneficios; si la redaccin es amplia, beneficia al solicitante en los derechos exclusivos que se derivarn de ella pero corre
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el riesgo de que los conocimientos tcnicos sean afectados por una anticipacin (carezcan de novedad) y por tanto la solicitud sea rechazada o la reivindicacin nula por este motivo. Puede presentarse ms de una reivindicacin, en cuyo caso habr una principal y las dems sern reivindicaciones subordinadas. Estas ltimas son reivindicaciones que aaden nuevos elementos inventivos respecto de la reivindicacin principal. Deben ser en s mismas enunciaciones de invenciones patentables. Se utilizan cuando hay caractersticas adicionales al invento principal o modos particulares de realizacin de la invencin que se desean proteger. Los objetos reivindicados en la solicitud de patentes, en caso de ser ms de uno, deben estar relacionados entre s en base al concepto de unidad de invencin, esto es, deben concurrir a la solucin de un nico problema tcnico. En caso que se pretenda incluir en una solicitud elementos no vinculados por el concepto de unidad inventiva (lo que se denomina solicitud compleja), la misma deber ser dividida. La autoridad administrativa puede exigir la divisin de la solicitud en cualquier momento previo a la concesin de la patente y el plazo para dividirla es de 30 das de notificado, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud. (Art. 17 Decreto Reglamentario.) A cada una de las solicitudes resultantes de la divisin se las llama solicitud divisional. Estas mantienen la misma fecha que la solicitud original, pues la divisin implica una modificacin en la forma de tramitacin, siempre y cuando se limiten a reformular su contenido, y no excedan el objeto de la solicitud originaria. Una vez otorgada la patente, la omisin de dividir la solicitud no es causal suficiente de nulidad, dado que se refiere a aspectos secundarios del procedimiento y no hace a las condiciones de patentabilidad. Interpretacin: Dado que las reivindicaciones son redactadas por el solicitante, su interpretacin deber hacerse a la luz de su intencin y su conducta. La interpretacin no puede ser meramente literal, ya que dejara fuera tcnicas o aplicaciones de tcnicas inmediatamente derivables de la idea inventiva patentada, frustrando la intencin del solicitante y del rgimen de patentes, pues, bastara que el infractor sustituya uno de los elementos de la reivindicacin para eludir sus efectos jurdicos. Sistemas de interpretacin de las reivindicaciones: Sistema central: El mbito de proteccin se determina en base a la idea inventiva que se infiere del conjunto formado por las reivindicaciones y la descripcin. Sistema perifrico (literal): se basan en el texto de las reivindicaciones. Pueden utilizarse elementos ajenos a la misma a los fines de la interpretacin de las reivindicaciones, pero se limita estrictamente a dar la posibilidad al solicitante de reformular las reivindicaciones (EEUU). Su ventaja es poner en cabeza del solicitante la carga de definir claramente el marco de sus pretensiones, pero aplicado estrictamente, se corre el riesgo de que se burlen sus efectos alterando algn aspecto secundario. La mayora de las legislaciones actuales tienden a un sistema intermedio. El art. 11 de la LP adopta la misma solucin de la Convencin de la Patente Europea: la extensin se determina en base a los trminos de las reivindicaciones pero para su interpretacin se utilizarn los dibujos y las descripciones. Otra regla para interpretacin: Un posible infractor no puede escapar a los efectos de las reivindicaciones mediante la modificacin de los elementos que componen tales reivindicaciones en una forma que no requiera ms que el esfuerzo normal de un tcnico en la materia (sin un esfuerzo creativo).
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h.2- Descripcin de la invencin La descripcin constituye otro requisito esencial de la solicitud de patentes. Como ya se ha estudiado, la forma de redaccin de las reivindicaciones es muy particular, porque se busca establecer del modo ms preciso y tcnico posible el invento ya que de ella se derivarn derechos exclusivos. Esto no es suficiente para instruir a un potencial usuario del invento. La descripcin es un elemento para la interpretacin de las reivindicaciones y permite que la patente cumpla su funcin de divulgar los conocimientos tcnicos, incorporndolos al acervo intelectual de la sociedad, por ello debe posibilitar a un tcnico medio en la materia ejecutar el invento y al examinador evaluarlo. Todo el contenido de la reivindicacin debe ser objeto de explicacin. Lo que exceda su objeto no tendr efecto jurdico alguno. Contenido de la descripcin: (Art. 12 inc. b Decreto Reglamentario) i) Ttulo de la patente: debe encabezar la descripcin y coincidir con el de la solicitud. ii) Descripcin del campo tcnico al que pertenece la invencin. No debe ser exhaustiva ni terica. Debe encuadrar la invencin en el sector de la tcnica al que pertenece, para facilitar su comprensin. iii) Descripcin del estado de la tcnica en el campo al que pertenezca la invencin, conocida por el inventor, indicando preferentemente los instrumentos que la divulgaron. Es una carga de buena fe difcil de controlar, debe describir lo conocido hasta el momento iv) Descripcin detallada y completa de la invencin, destacando las ventajas con respecto al estado de la tcnica conocido. Debe ser suficiente como para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia sin un esfuerzo investigativo extraordinario ni de actividad creativa, pueda ejecutarla. No se trata de vulgarizar el invento, no es necesario reproducir conceptos o datos conocidos en el sector tecnolgico. v) Breve descripcin de las figuras incluidas en los dibujos, si los hubiere. vi) Incluir el mejor mtodo conocido para ejecutar la invencin. Esto es, un ejemplo de aplicacin (no enumerado pero surge del art. 20 LP). Esta exigencia se contrapone con el inters del inventor de reservarse la tecnologa confidencial que le permita un aprovechamiento econmico eficaz de su invento, manteniendo una ventaja adicional sobre sus competidores, pero responde al inters de la sociedad en evitar que el inventor obtenga un monopolio de hecho que se extienda ms all de los lmites formales de la patente. Basta que el solicitante haya actuado de buena fe, revelando el que crea mejor mtodo a su alcance, para tener por cumplimentado este requisito. La revelacin del mejor mtodo debe tambin incluir las precauciones conocidas por el solicitante (seguridad, aplicacin, proporciones, dosis, etc.) aptas para lograr una ejecucin segura y no daosa. De los requisitos mencionados, nicamente la omisin de los puntos iv) y vi) es causal de nulidad de la patente. El resto, puede ser motivo de observacin, pero una vez otorgada la patente, no afectan su validez. Invenciones relativas a microorganismos (Art. 20LP): Si el objeto de la solicitud es un microorganismo o para su ejecucin se requiere de un microorganismo no conocido ni disponible pblicamente, el solicitante deber hacer el depsito de la cepa en una institucin autorizada por el INPI. Su cumplimiento se acredita con un certificado del depsito emitido por dicha entidad. Esta exigencia no excluye la exigencia de la descripcin. Se busca cubrir las deficiencias que las descripciones tienen respecto de las patentes relativas a microorganismos y posibilitar la ejecucin de la invencin. Si el microorganismo ya fue depositado, basta remisin a dicho depsito.
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La falta del depsito no invalida la patente. Slo puede dar lugar a observaciones. h.3 - Resumen de la descripcin (Art. 19 inc. d LP) Busca facilitar la bsqueda documental. No hay formalidades legales. Segn las recomendaciones de la OMPI debe ser claro, exacto, conciso y redactado en lenguaje simple, de manera que se comprendan el problema de su invento y su resolucin. Su ausencia no afecta la validez de la patente, slo puede dar lugar a observacin. h.4 - Planos y dibujos tcnicos (Art.19 inc. b LP) Se exigen como requisito esencial slo en los siguientes casos: * Cuando sean necesarios para la comprensin de la descripcin o para la ejecucin de la invencin. * Cuando en la descripcin o en las reivindicaciones se haga referencia a ellos. La reglamentacin exige que los dibujos tambin se acompaen a escala reducida para las publicaciones. 3.4.2. Examen Preliminar (Arts. 24 LP y 24 Decreto Reglamentario) Recibida la documentacin exigida por el art. 19 LP se realiza el examen formal preliminar por 20 das. La ley no delimita su contenido pero se referir a los aspectos de la solicitud que resultan advertibles inmediatamente de los elementos acompaados. El hecho de que una deficiencia no se observe en el examen preliminar no impide que lo sea ms adelante. Observaciones: Realizado el examen preliminar, la Administracin podr formular observaciones que el solicitante deber subsanar o cumplimentar dentro del plazo de 180 das, vencido el cual, si no se cumple, se tiene por abandonada la solicitud. (Art. 24 LP). La jurisprudencia ha aclarado que el plazo de 180 das se refiere a los elementos no exigidos por el art. 19 LP (por ejemplo, la traduccin al castellano de una solicitud), ya que para estos casos se aplica el plazo de 90 das corridos desde la presentacin de documentacin. El art. 24 del Decreto Reglamentario dispone que si la observacin se refiere a un defecto relativo a la prioridad internacional se considera como que jams ha sido invocada . La reglamentacin no puede modificar las disposiciones del Convenio de Pars sobre este tema. No hay motivos ni en el CP ni en la LP para impedir su saneamiento. Por tanto, en estos casos, el defecto podr ser salvado en el plazo de 180 das. Si esto no se realiza, el trmite podr continuar sin el beneficio de la prioridad. 3.4.3. Publicacin (Art. 26 LP) La Administracin proceder a publicar en el Boletn de Patentes la solicitud en trmite dentro de 18 meses de la fecha de presentacin. El art. 26 del Decreto Reglamentario, regula su contenido, al cual nos remitimos. La escasez del contenido de la publicacin se debe a la falta de proteccin jurdica de los inventos an no patentados. El objeto de la publicacin de la solicitud es que el pblico tenga acceso a la tecnologa (lo cual est limitado por el escaso contenido de la publicacin) y que los interesados efecten observaciones. Confidencialidad de la solicitud de patente: La solicitud de patente en trmite y sus anexos sern confidenciales hasta al momento de su publicacin (Art. 25 LP). Antes, los expedientes en trmite slo podrn ser consultados por el solicitante, su representante o persona autorizada por el mismo. (Art. 70 Decreto Reglamentario)
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Todo lo que exceda el contenido de la publicacin mantiene su carcter de confidencial hasta el otorgamiento de la patente. La tecnologa objeto de solicitud de una patente publicada, slo estar protegida(aunque en forma dbil) hasta el momento de la concesin de la patente, por las distintas normas que tutelan la tecnologa no patentada. A tal fin, no existe en nuestra legislacin un cuerpo normativo orgnico sino slo normas dispersas que cubren parcialmente los distintos tipos de conductas mediante las cuales pueden afectarse estos conocimientos de valor econmico. A ttulo de ejemplo: violacin de secretos, competencia desleal, proteccin de la vida privada, enriquecimiento sin causa, responsabilidad por actos ilcitos, etc. Tambin resulta aplicable el Art. 75 LP (defraudacin de los derechos del inventor; prisin de 6 meses a 3 aos y multa). 3.4.4. Examen de fondo (Art. 27 LP) Comprueba el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad. Cumplidas las formalidades de presentacin y la publicacin, el solicitante puede pedir el examen de fondo, previo pago de una tasa. Si transcurridos 3 aos desde la presentacin de la solicitud, el peticionante no abonare dicha tasa, la solicitud se considera desistida. El examen se realizara dentro de los 180 das del pago de la tasa y comprende los siguientes pasos: 1.- bsqueda de antecedentes: el examinador consultar los documentos necesarios para determinar si la invencin es nueva e implica actividad inventiva. (Solicitudes de patentes y modelos de utilidad en trmite y patentes otorgadas en el pas y en otros pases, literatura tcnica pertinente para la investigacin y toda la documentacin que estime pertinente) 2.- examen: en base al examen preliminar y los antecedentes analizados, el examinador determinar si la solicitud satisface ntegramente los requisitos de la LP y reglamentacin (requisitos de fondo y tambin de forma). El solicitante puede pedir que el examen de fondo se realice parcialmente en sus instalaciones, para la verificacin de datos en laboratorio o equipos productivos. (Art. 27 Decreto Reglamentario). 3.4.5. Observaciones a la solicitud Las observaciones deben consistir en falta o insuficiencia de requisitos legales para la concesin de la patente objeto de la solicitud (art. 28 LP). El art. 28 de la reglamentacin dispone que slo puede fundarse en las siguientes causas: a) Falta de novedad, b) Falta de aplicacin industrial, c) falta de actividad inventiva y d) Ilicitud del objeto. Sin embargo, por razones de economa procesal, Cabanellas sostiene que las observaciones pueden basarse en otros argumentos, (falta de cumplimiento de formalidades, falta de derecho a la patente, etc.) siempre que tengan fundamento jurdico. Las observaciones pueden ser formuladas: * Por terceros dentro de los 60 das de la publicacin (pueden agregar prueba documental) * Por la Administracin, luego de efectuar el examen de fondo (Art. 28 LP) El examinador incluir entre sus observaciones las que efecten los terceros que no fueran manifiestamente improcedentes y correr traslado de las mismas al solicitante para que dentro de 60 das corridos realice las enmiendas necesarias o exprese su opinin para refutarlas o formular aclaraciones, de lo contrario se considera desistida la solicitud.
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3.4.6. Resolucin administrativa. Concesin o rechazo de la patente Contestadas las observaciones, si las hubiera y finalizado el examen de fondo, el examinador elevar en el trmino de 10 das un informe no vinculante a la Administracin Nacional de Patentes quien resolver dentro de los 30 das siguientes concediendo o rechazando la solicitud. (arts. 29 y 30 Decreto Reglamentario) La resolucin se notifica al solicitante fehacientemente. El art. 31 de la LP dispone que la concesin de la patente se har sin perjuicio de tercero de mejor derecho (no hace otra cosa que reconocer la accin de nulidad de patentes que la LP establece) y sin garanta del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae (innecesario ya que la utilidad es totalmente ajena al rgimen de patentes). Esta disposicin no afecta la presuncin de validez de que goza la patente. Otorgada la patente, solo puede ser dejada sin efecto mediando una accin defensa o excepcin de nulidad, en la que la carga de demostrar la nulidad pesa sobre quien la plantee. 3.4.7. Recursos El recurso de reconsideracin es el nico recurso regulado por la LP en su art. 72 que dispone que procede contra cualquier resolucin que: * deniegue la concesin de patente o modelo de utilidad * haga lugar a observaciones previstas en los trminos del art. 29 LP. Sin embargo, debe extenderse la posibilidad de interponer este recurso respecto de toda resolucin que pueda afectar irreversiblemente derechos del solicitante, (por ejemplo: las que afecten a la fecha de presentacin, la prioridad o fecha de concesin o las que declaren abandono de la solicitud sin mediar una denegacin formal). Se interpone por escrito ante el Presidente del INPI en el plazo perentorio de 30 das de la fecha de notificacin de la resolucin respectiva, acompaado de la documentacin que acredite su procedencia. Este recurso no debe considerarse como excluyente de otros recursos judiciales o administrativos que puedan interponerse respecto de las resoluciones que afecten los derechos e intereses del solicitante, conforme a las normas en materia de procedimientos administrativos. Por tratarse de resoluciones de un ente autrquico no es necesario agotar la va administrativa. (Art. 32 Ley N 19.549 Procedimientos Administrativos) Si bien los terceros no son parte del procedimiento de concesin, ni aun en el caso de que formulen observaciones, tienen accin de nulidad para atacar la validez de patentes.
3.5. T TULO DE LA PATENTE El ttulo de patente no es constitutivo de los derechos del inventor sino que lo es el acto de concesin. El ttulo cumple funciones probatorias, derivadas de su presuncin de legitimidad y es necesario para ejercer ciertos derechos. 3.6. R EGISTRO DE PATENTES OTORGADAS (ART . 30 D ECRETO R EGLAMENTARIO ) En este Registro se inscriben las patentes otorgadas por orden correlativo asentando, nmero y ttulo, nombre del titular, fecha y nmero de la solicitud, fecha de otorgamiento y de vencimiento.
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3.7. ANUNCIO DE LA CONCESIN DE LA PATENTE . P UBLICACIN (ART . 32 LP) La concesin de la patente ser publicada en el boletn de la Administracin Nacional de Patentes con sus datos esenciales. 3.8. P BLICO CONOCIMIENTO DE LAS PATENTES Conforme lo dispone el art. 34 LP: Las patentes otorgadas sern de publico conocimiento y se extender copia de la documentacin a quien la solicite, previo pago de aranceles . Importancia: Este estado pblico de las patentes otorgadas permite un mejor conocimiento del estado de la tcnica en el campo al que correspondan las invenciones protegidas. Tambin es imprescindible para que quienes llevan a cabo actividades productivas conozcan en qu medidas las mismas pueden resultar violatorias a derechos exclusivos derivados de patentes.
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3.9. C UADRO S INPTICO
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CAPTULO CUARTO
4. TITULARIDAD.
4.1. Derecho a la patente 4.2. Titularidad 4.3. Invencin realizada por varios inventores en forma independiente 4.4. Invencin realizada por varias personas conjuntamente 4.5. Invenciones Laborales 4.5.1. El rgimen argentino 4.5.2. mbito de aplicacin de la Ley de Patentes 4.5.3. Invenciones de encargo (o de servicios o contractuales) 4.5.4. Invenciones de experiencia (o de explotacin o de empresa) 4.5.5. Invenciones libres 4.5.6. Presuncin del inc. d) art. 10 LP 4.5.7. Renuncia a los Derechos del Trabajador.
4.1. D ERECHO A LA PATENTE . La existencia de una invencin patentable plantea la necesidad de determinar cul ser la persona con derecho a solicitar su patentamiento10. En virtud de que los derechos que confiere la patente nacen con el acto de concesin por parte del Estado, hasta ese momento el inventor slo tiene una mera expectativa a solicitar dicha proteccin (lo que se denomina derecho a la patente ). Nuestra LP dispone lo siguiente: Art. 8: El derecho a la patente pertenecer al inventor o sus causahabientes Art. 9: Salvo prueba en contrario se presumir inventor a la persona o personas fsicas que se designen como tales en la solicitud de patentes Se observa que la regla general respecto del derecho a la patente, es la condicin de ser inventor. Se considera inventor a la persona que realiza la accin de inventar, la actividad inventiva. Y es siempre una persona fsica (principio reconocido en forma implcita en el art. 9 LP). El derecho a obtener la patenteque nace en cabeza del inventor, puede ser transferido a otra persona, ya sea: - Por va contractual. Por ejemplo, mediante un contrato de cesin. - Por va hereditaria. - Por va legal. Por ejemplo, en el mbito de las invenciones laborales, en determinados supuestos la ley presume una cesin a favor del empleador. Este tema se estudiar en el punto 4.5. (Invenciones Laborales) 4.2. T ITULARIDAD La titularidad de los derechos que surgen de las patentes puede pertenecer tanto a personas fsicas, como a personas jurdicas, sin importar que sean nacionales o extranjeras, tal como expresamente lo dispone el art. 3 L.P. (la nica condicin para las personas extranjeras, es tener domicilio real o constituido en nuestro pas).
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Cabanellas, ob. cit, pg. 8. 37
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Si una sola persona solicita el patentamiento de una invencin que ha realizado, la atribucin de titularidad, en caso de ser concedida, corresponder al solicitante. Sin embargo, para aquellos casos en que las invenciones sean realizadas por ms de una persona o para el caso de las invenciones realizadas bajo una relacin de dependencia laboral, la atribucin de titularidad no es tan sencilla y requiere de un estudio particular. As, y siguiendo a Cabanellas, para el supuesto de invenciones desarrolladas por ms de una persona, dos son los posibles casos que se pueden dar, y tienen que ver con la mayor o menor independencia que exista entre los inventores. El art. 15 L.P. determina a quien corresponde la titularidad en cada caso: 4.3. INVENCIN REALIZADA POR VARIOS INVENTORES EN FORMA INDEPENDIENTE El derecho a la patente pertenecer al que tenga la solicitud con fecha de presentacin o prioridad reconocida, ms antigua. El art. 15 LP dispone: Cuando varios inventores hayan realizado la misma invencin independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecer al que tenga la solicitud con fecha de presentacin o de prioridad reconocida, en su caso, ms antigua . Reglas prcticas para determinar cundo hay actuacin independiente: La actuacin no deja de ser independiente por el hecho de obtener informacin de fuentes comunes. Tampoco deja de serlo porque exista un grado de comunicacin entre los inventores. 4.4. INVENCIN REALIZADA POR VARIAS PERSONAS CONJUNTAMENTE . En este caso, el derecho a la patente corresponde en comn a todos ellos. Las reglas para establecer esta actuacin seran: Para invenciones en comn no es necesario acuerdo expreso en tal sentido, basta con que exista efectivamente colaboracin. Los distintos inventores conjuntos deben haber participado en la actividad inventiva compartida. No alcanza con la colaboracin entre distintas personas, sino que esas personas tienen que haber participado en la actividad intelectual constitutiva de la creacin inventiva. As, quien meramente realiza clculos o recoge informacin, sin comprender el contexto creativo al que se dirigen tales clculos o informacin, no es inventor conjunto. Tampoco lo es quien detecta el problema, pero no participa en el proceso intelectual de creacin de la regla tcnica que solucione dicho problema. No es preciso que las partes hayan colaborado respecto de todos los elementos de la invencin o de las reivindicaciones. Todos esos elementos deben apoyarse en una idea inventiva comn. Tampoco es necesario que todos los inventores tengan el mismo grado de participacin o el mismo xito en sus esfuerzos. Ello es as porque por lo general, los esfuerzos son criterios imposibles de cuantificar. La formulacin de sugerencias o indicaciones no implican participacin en el proceso creativo, si las mismas no se realizan con conocimiento del desarrollo conjunto de tal proceso o si no contribuyen al avance o modificacin de la idea inventiva. De esta manera, la regla general que establece el art. 15 de la reglamentacin de la L.P., es que todos los inventores tienen igual derecho respecto de la correspondiente patente, conformndose una cotitularidad respecto de la misma. Pero la misma norma establece una posible excepcin: que en la solicitud de patentes se establezca que los solicitantes tienen
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CAPTULO 4 TITULARIDAD
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participaciones desiguales en la titularidad de la patente. En tal contexto, frente al silencio de los solicitantes, se presume de igual participacin. 4.5. INVENCIONES L ABORALES El tema de las invenciones laborales es una de las cuestiones prcticas de mayor importancia en el campo el derecho patentario, por cuanto en la actualidad, gran parte de las tareas de I+D son realizadas en el marco de relaciones laborales. Segn Cabanellas, el inventor individual, que no forma parte de una organizacin a la que aporta su capital intelectual, y de la que recibe apoyo material y financiero, y la posibilidad de colaborar con otros inventores, ha pasado a ser una figura de decreciente importancia en el mundo tecnolgico contemporneo11. Bergel expresa que el inventor aislado que crea una regla tcnica para solucionar un problema es una figura del pasado. Hoy es comn el trabajo en equipo dentro de una gran empresa con utilizacin de medios que slo pueden ser solventados por el empleador. Esto plantea la necesidad de contemplar el justo equilibrio entre los derechos del inventor y los de su empleador, atendiendo a la relevancia econmica de la invencin y a las particularidades concretas del caso12. 4.5.1. El rgimen argentino Nuestra Ley de Patentes, en su art. 10 establece las reglas bsicas y es complementado por el art. 10 del Decreto Reglamentario. Adems, se debe tener en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo (N 20.744) incluye diversas disposiciones relativas a los inventos desarrollados en el contexto de relaciones laborales, que no han sido formalmente derogadas por la legislacin de patentes. Ello requiere determinar en que medida esas normas de la LCT retienen su vigencia. Los criterios seran: a.- Cuando exista contradiccin entre el rgimen de la LP y la LCT, debe prevalecer la de patentes por ser posterior en el tiempo. b.- En lo que hace a las reglas para asignar titularidad, la LP incluye un sistema completo y autosuficiente que no puede ser complementado por la LCT sin alterar la estructura. c.- Respecto a la determinacin de la existencia y efectos generales de los contratos y relaciones de trabajo, la LCT mantiene su plena efectividad. 4.5.2. mbito de aplicacin de la Ley de Patentes. a.- mbito tecnolgico: debe determinarse a qu tipo de tecnologas o conocimientos se aplican las normas especiales relativas a invenciones laborales. As, se aplica en forma directa a invenciones; puede extenderse a los modelos de utilidad en virtud de lo dispuesto por el art. 58 LP; y segn Cabanellas, por analoga, a los conocimientos tcnicos no patentados. b.- mbito laboral: se aplica siempre en funcin de una relacin laboral (haya o no contrato de trabajo). Quedan excluidas las locaciones de servicio y otros tipos de relaciones que no configuren relaciones de trabajo. c.- mbito temporal: las invenciones deben tener lugar a partir del inicio de la relacin laboral y antes de su finalizacin. Dentro de ese perodo, no importa el momento ni el lugar en
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Cabanellas, ob. cit., pg. 53. Bergel, Salvador D., Derecho de Patentes, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pg. 43. 39
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que se llega a la invencin. An cuando la misma se obtenga dentro del perodo de vacaciones, o en un fin de semana o fuera del horario de trabajo, se la considera dentro de la relacin laboral, toda vez que la actividad inventiva es un proceso que no puede discontinuarse. d.- mbito personal: este rgimen especial se aplica respecto de las invenciones que obtengan los trabajadores. Es irrelevante, en tal sentido, que el trabajador ocupe funciones de direccin, de administracin o de otra especie. Lo que pone en marcha la aplicacin del rgimen de las invenciones laborales es la existencia de una relacin de dependencia y no las caractersticas especiales de sta. Por el contrario, no es de aplicacin respecto de las invenciones que pudiera lograr el empleador. Ahora bien, la LP prev tres supuestos de invenciones que pueden desarrollarse bajo una relacin laboral, que se analizan a continuacin. 4.5.3. Invenciones de encargo (o de servicios o contractuales) Este tipo de invenciones son las previstas en el art. 10 inc. a) y b) de la LP, y son aquellas invenciones realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato de trabajo que tiene por objeto (total o parcialmente) la realizacin de actividades inventivas. La norma mencionada expresa: inc. a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relacin de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realizacin de actividades inventivas, pertenecern al empleador . inc. b) El trabajador, autor de la invencin bajo el supuesto anterior, tendr derecho a una remuneracin suplementaria por su realizacin, si su aporte personal a la invencin y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explcito o implcito de su contrato o relacin de trabajo [ ] . El principio establecido por la LP es que estas invenciones pertenecen al empleador, ya que la causa-fin del contrato consiste en la realizacin de invenciones. La titularidad que el empleador adquiere de estas invenciones es ex lege y no requiere acto alguno del trabajador. Bergel fundamenta esta atribucin de titularidad expresando que es razonable que la invencin le pertenezca al empleador, ya que ha puesto a disposicin del empleado los medios para poder hacerla efectiva (laboratorios, instrumentos, base de datos, informacin grfica, instalaciones, bibliotecas, personal auxiliar, materiales, etc.) y el invento se produce en el curso de una relacin laboral que tiene precisamente por objeto principal la realizacin 13 de tareas inventivas . En el mismo sentido, Cabanellas entiende que la atribucin de titularidad al empleador, responde a la funcin normal de las relaciones contractuales. El trabajador ha sido empleado para obtener invenciones y otras tecnologas, y como contraprestacin recibe un salario. Como en otros tipos de relaciones laborales, el empleador se apropia del producido del trabajo cuyo salario ha abonado14. Cabe aclarar que el empleador no puede apropiarse de la capacidad inventiva general del inventor, sino que el contrato deber determinar dentro de qu lmites y con qu objetivo se contrata al inventor. Todo lo que exceda el objeto del contrato, quedar excluido de la aplicacin de este inciso. A.- Derechos de las partes
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Bergel, Salvador, ob. cit., pg. 44. Cabanellas, ob. cit. pg. 78.
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a) Del empleador: El derecho a la patente corresponde al empleador en virtud de la presuncin legal. Dado los extremos requeridos por la norma, directamente el empleador solicita y obtiene la patente a su nombre, sin perjuicio del derecho del inventor a ser mencionado en el ttulo (derecho moral del inventor). El art. 10 inc. a) es lo suficientemente amplio para que, como sucede con cualquier invencin, el titular de derechos sobre la misma ejerza la opcin entre patentar y no patentar. b) Del empleado: Tiene derecho a ser mencionado como inventor en el ttulo de patente correspondiente (derecho moral del inventor). Tiene los derechos que se le hayan reconocido en su contrato de trabajo: salario, remuneraciones extraordinarias, premios, etc. Las convenciones colectivas pueden establecer en tal sentido derechos especficos a favor de los trabajadores inventores. Tiene derecho a una remuneracin suplementaria, si su aporte personal a la invencin y la importancia de la misma para la empresa y empleador exceden de manera evidente el contenido explcito o implcito de su contrato o relacin de trabajo (esta circunstancia es un supuesto de hecho que deber ser evaluado conforme a las particularidades circunstancias de cada caso). Ntese que no se trata de que la invencin en s exceda el objeto por el cual fue contratado el inventor (ya que no resultara de aplicacin el inciso en estudio); lo que se requiere es que el esfuerzo personal del trabajador y la importancia econmica del invento excedan lo que razonablemente poda preverse en virtud del contrato. La remuneracin puede ser fija y nica, peridica o en funcin de la rentabilidad y regalas que se obtengan de la explotacin de la invencin. B.- Obligaciones del empleado inventor a.- El empleado tiene la obligacin de revelar en forma inmediata la invencin, a fin que el empleador puede hacer efectivos sus derechos sobre sta. b.- Otra obligacin es la de preservar el secreto de tales invenciones. Sin tal secreto los derechos del empleador se vern severamente afectados: perder la posibilidad de optar entre patentar la invencin o mantenerla en secreto y asimismo la posibilidad de patentamiento se ver afectada debido a los efectos que la divulgacin tiene sobre la determinacin de la novedad. Esta obligacin de secreto contina si el empleador optara por proteger la invencin como tecnologa no patentada15. El incumplimiento de estas obligaciones hace al empleado responsable por los daos que as se causaren al empleador. Tal violacin ser causal de despido en funcin de las reglas generales del Derecho Laboral. 4.5.4. Invenciones de experiencia (o de explotacin o de empresa) En este segundo caso, el trabajador no ha sido contratado para llevar a cabo investigaciones que eventualmente puedan conducir a una invencin. No obstante ello, si realiza una invencin en relacin con su actividad profesional en la empresa y en su obtencin hubieran influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilizacin de medios proporcionados por sta, el empleador tendr derecho a la titularidad de la invencin o a reservarse el derecho de explotacin de la misma, opcin que deber ejercer dentro de los noventa das de realizada la invencin16.
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Cabanellas, ob. cit. pg. 85. Bergel, Salvador, ob. cit., pg. 46. 41
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El art. 10 inc. b) LP establece: [ ] si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador realizara una invencin en relacin con su actividad profesional en la empresa y en su obtencin hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilizacin de medios proporcionados por sta, el empleador tendr derecho a la titularidad de la invencin o a reservarse el derecho de explotacin de la misma. El empleador deber ejercer tal opcin dentro de los noventa das de realizada la invencin . Inc. c): Cuando el empresario asuma la titularidad de una invencin o se reserve el derecho de explotacin de la misma, el trabajador tendr derecho a una compensacin econmica justa, fijada en atencin a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podr reclamar al titular de la patente de invencin el pago de hasta el cincuenta por ciento de las regalas efectivamente percibidas por ste . El Decreto Reglamentario (art. 10), dispone que slo se entender que en el desarrollo de la invencin han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa por la utilizacin de medios proporcionados por sta, cuando la invencin sea concerniente a las actividades del empleador o est relacionada con las tareas especficas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador. De esta manera, el empleador pone a disposicin del empleado medios tcnicos y fsicos (equipos, laboratorios, aparatos de medicin) a fin de que el empleado cumpla con su trabajo. Estos medios posibilitan, sin conducta ilcita por parte del empleado, que ste obtenga invenciones u otros conocimientos tcnicos para cuya obtencin no fue contratado. Cabe entender, entonces, que la invencin no hubiera podido ser lograda en ausencia de los conocimientos proporcionados por el empleador y as adquiridos por el inventor. Es de hacer notar que los medios y conocimientos de la empresa que hayan permitido al trabajador obtener la invencin no sern aquellos a los que el trabajador hubiera podido acceder fcilmente an fuera de la relacin laboral. El hecho de que el trabajador haya utilizado medios banales de la empresa, tales como su biblioteca o su fuente de energa o sus computadoras, no deben considerarse suficientes para la calificacin de su posible invencin como invencin de experiencia, como tampoco importa que la empresa haya querido o no que el trabajador utilice tales medios decisivos, lo que se puede manifestar, por ejemplo, a travs de clusulas del contrato de trabajo, prohibiendo de manera expresa utilizar aquellos medios fuera de las horas de trabajo. Deber por tanto tratarse de medios, ms que de materias primas, como son microscopios, elementos de medicin extrema precisin, ordenador, etc., sin los cuales no hubiera sido posible la invencin17. El principio bsico respecto de las invenciones de experiencia es que pertenecen al inventor empleado y se abre un derecho de opcin a favor del empleador, respecto de la obtencin de ciertos derechos sobre la invencin. Si el empleador no ejerciere su opcin dentro del plazo legal, el derecho sobre la invencin queda definitivamente en cabeza del inventor empleado. La opcin puede tener dos contenidos posibles: la adquisicin del derecho a la titularidad de la invencin o la reserva del derecho a la explotacin de la misma. El plazo para ejercer la opcin es de 90 das. Si bien la ley dispone que el plazo se cuenta desde la realizacin de la invencin, Cabanellas sostiene que el mismo operar desde que el empleador toma conocimiento de la invencin. Esto genera, a su vez, una obligacin del trabajador de comunicar a su empleador inmediatamente la obtencin del invento.
Prez Prez, M., Invenciones laborales de trabajadores, profesionales, universitarios y personal investigador; Madrid, 1994. 42
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Opcin de titularidad: en este caso el empleado tiene una obligacin genrica de facilitar el ejercicio de los derechos del empleador sobre tal invencin, pero no garantiza la patentabilidad del invento. Una vez perfeccionada la transferencia de la invencin, el empleador deviene titular pleno de la invencin o de la patente que la proteja. El empleador podr decidir si patenta o no. El empleado retiene el derecho a ser mencionado como inventor en la respectiva solicitud. Reserva de explotacin: este derecho puede o no ser exclusivo. Ejercida la opcin de explotar la invencin, el empleado inventor retiene la titularidad sobre la misma. Puede entonces optar por patentarla o no, pero su conducta deber ser tal que no interfiera con el pacfico derecho de explotacin reservado por el empleador. Cualquiera sea la opcin que ejerza el empleador, el empleado tiene derecho a una compensacin econmica justa, fijada, tal como establece el art. 10 inc. c) LP, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador. Y en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podr reclamar al titular de la patente de invencin el pago de hasta el 50% de las regalas efectivamente percibidas por ste. 4.5.5. Invenciones libres Son aquellas que obtenga el empleado pero que no configuren invenciones de encargo o invenciones de experiencia. Son, en consecuencia, las invenciones para cuya realizacin no fuera oportunamente contratado el empleado y que no se hayan obtenido bajo la influencia predominante de los conocimientos facilitados por la empresa o de la utilizacin de los medios proporcionados por sta. Estas invenciones pertenecen exclusivamente al empleado (art. 10 inc. e). No surge de la legislacin ninguna obligacin para el trabajador de comunicar dicho invento al empleador. 4.5.6. Presuncin del inciso d) art. 10 LP El inciso d) del art. 10 LP dispone lo siguiente: Una invencin industrial ser considerada como desarrollada durante la ejecucin de un contrato de trabajo o de prestacin de servicios cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un ao despus de la fecha en que el inventor dej el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento . En primer lugar dispone que la invencin se considerar como desarrollada durante la ejecucin de un contrato de trabajo o de prestacin de servicios . En virtud de los principios que se han estudiado, deber entenderse que se refiere a invenciones desarrolladas durante la ejecucin de una relacin laboral . El trmino ser considerada , lleva a algunos autores como Correa y Bergel a sostener que la presuncin que establece la ley es iure et de iure, y por tanto toda solicitud que se presente dentro del ao de finalizada la relacin laboral, ser considerada como desarrollada dentro de esa relacin laboral, sin admitir prueba en contrario. Por su parte, Cabanellas opina que slo se trata de una presuncin iuris tantum. El artculo encuadra estas invenciones como obtenidas dentro del marco de la relacin laboral. Luego deber determinarse, segn el tipo de invento de que se trate, si las mismas son invenciones de encargo, de experiencia o libres, para ver qu rgimen de titularidad se les deber aplicar.
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4.5.7. Renuncia a los derechos del trabajador El art. 10 inc. f) LP dispone que Ser nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en dicho artculo . Debe entenderse que, en el contexto de la disposicin examinada, la anticipacin ser tal no slo cuando la renuncia tenga lugar antes de iniciarse la relacin laboral, sino tambin cuando sea anterior a la invencin respecto de la cual se renuncia a derechos del inventor. En ambos casos, se efecta una renuncia respecto de derechos cuyo contenido dista aun de ser preciso, lo que va en contra de los principios tuitivos del Derecho Laboral, que inciden en la materia18.
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Cabanellas, ob. cit., pg. 103.
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CAPTULO QUINTO
5. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES
5.1. Derecho Moral del Inventor 5.2. Derechos patrimoniales del Inventor 5.2.1. Fabricacin de los productos patentados 5.2.2. Uso de los productos patentados 5.2.3. Venta del producto patentado 5.2.4. Oferta para la venta del producto patentado 5.2.5. Importacin del producto objeto de la patente 5.2.6. Utilizacin del procedimiento patentado 5.2.7. Productos obtenidos directamente por medio de procedimientos patentados 5.3. Limitaciones a los Derechos 5.3.1. Utilizacin con fines experimentales (Excepcin de investigacin) 5.3.2. Excepcin relativa a la preparacin de medicamentos 5.3.3. Uso a bordo de vehculos extranjeros que circulen accidental o temporariamente por el territorio argentino. 5.3.4 Agotamiento de los derechos del patentado. Importaciones paralelas 5.4. Obligaciones del titular. Obligacin de explotar. Obligaciones administrativas.
5.1. D ERECHO MORAL DEL INVENTOR Adems del derecho a la patente, se estudia en este captulo, el derecho que el inventor tiene, en los Derechos de patentes contemporneos, un derecho especfico a ser reconocido como tal, denominado derecho moral del inventor , por guardar cierto paralelismo con el derecho moral de autor (en especial el derecho de paternidad de la obra) que, con mayor extensin e importancia, protege el rgimen de la propiedad intelectual. El derecho positivo reconoce expresamente el derecho moral del inventor. El artculo 4 ter. del Convenio de Pars establece que el inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente. Similarmente, el artculo 9 de la LP dispone que el inventor o inventores tendrn derecho a ser mencionados en el ttulo correspondiente. Segn Bergel, comnmente, coincidir la persona del inventor con el titular de la patente, mas es del caso sealar que en el supuesto de invenciones desarrolladas durante una relacin laboral pueden diferir. En este caso, el derecho moral del inventor a figurar en el ttulo no se pierde, aun cuando la titularidad corresponda a otro sujeto19. El art. 9 del Decreto Reglamentario establece que el inventor o los inventores que hubiesen cedido sus derechos podrn presentarse en cualquier momento del trmite y solicitar ser mencionados en el ttulo correspondiente, acreditando fehacientemente su calidad de tales. 5.2. D ERECHOS PATRIMONIALES DEL INVENTOR La patente constituye un haz de derechos, obligaciones y cargas a favor de su titular. Conforme a los propsitos que originan la concesin de esos ttulos, tales derechos estn globalmente destinados a otorgar un mbito de exclusividad a favor del patentado, a fin de que ste tenga la posibilidad de obtener utilidades en un contexto de limitacin de la competencia de terceros.
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Bergel, Salvador, ob. cit., pg. 42. 45
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El haz del derecho que constituye la patente es el derecho a excluir a cualquier tercero respecto de la explotacin de la tecnologa objeto de la patente. Las patentes otorgan un ius excluendi respecto de diversos actos relativos a la tecnologa patentada y es ese derecho de exclusin el elemento caracterstico de esos ttulos de propiedad industrial. El contenido esencial del ius excluendi inherente a la patente es el poder impedir la utilizacin de los conocimientos tcnicos patentados en actos concretos de explotacin. Es decir, uno de los efectos principales de las patentes es que su titular es el nico facultado para decidir si realiza la fabricacin, utilizacin o comercializacin del producto patentado por s o autoriza a llevar a cabo todas o algunas de esas actividades a terceros20. Dispone el art. 8 L.P, MODIFICADO POR LA LEY 25.859: El derecho a la patente pertenecer al inventor o sus causahabientes quienes tendrn derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lcito y concertar contratos de licencia. La patente conferir a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artculos 36 y 99 de la presente ley: a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricacin, uso, oferta para la venta, venta o importacin del producto objeto de la patente; b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendr derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacin del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento Previo al estudio de cada una de estas facultades en particular, es necesario delimitar el mbito dentro del cual el titular podr ejercer dichas facultades. mbito tecnolgico: los derechos se ejercen respecto de la invencin que se determinar en base a las reivindicaciones aprobadas. mbito temporal: los derechos se ejercen desde el momento del otorgamiento de la patente y hasta el vencimiento del plazo de 20 aos por el cual la patente se concede. Recurdese que dicho plazo se cuenta desde la presentacin de la solicitud y no desde el otorgamiento el ttulo. mbito personal: por ser un derecho absoluto se ejerce erga omnes. mbito territorial: se limita su ejercicio dentro del territorio nacional. Siguiendo en este punto a Cabanellas, se analizar a continuacin cada uno de los derechos conferidos: 5.2.1. Fabricacin de los productos patentados El concepto de fabricacin debe entenderse no en el sentido usual de produccin, mediante mtodos industriales, sino en el de obtencin del producto objeto de la patente. Existe as fabricacin, cuando el proceso de produccin ha llegado a una etapa en la que puede identificarse el producto objeto de la patente. 5.2.2. Uso de los productos patentados La delimitacin del concepto de uso de los productos patentados debe partir de la premisa de que el producto ya ha cumplido la etapa de fabricacin. As, utilizar es toda actividad a
Moncayo von Hase, Andrs, El nuevo rgimen de patentes de invencin: Extensin y lmites a los derechos, en Derecho de Patentes, Obra coordinada por CORREA, Carlos, Ed. Ciudad Argentina, Bs. As. 1996; pg. 127. 46
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CAPTULO 5 CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES
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travs de la cual se emplea el producto patentado para la inmediata satisfaccin de una necesidad. Debe implicar un aprovechamiento econmico del producto o procedimiento. En este sentido, el uso existir en tanto el producto cumpla alguna funcin econmica, sea de consumo o de produccin, aunque se trate de funciones de seguridad o previsin. No existir uso, en cambio, cuando meramente se almacene el producto para la venta. No quedan comprendidos en el concepto de usoempleado por la LP, aquellos usos no materiales, como por ejemplo, fotografiar el producto patentado. 5.2.3. Venta del producto patentado. El concepto de venta del producto patentado no puede ser interpretado con el mismo sentido que presenta usualmente el Derecho de los Contratos. As, desde el punto de vista del Derecho de los Contratos, existe venta cuando se perfecciona el contrato respectivo, y la entrega de la cosa vendida es el cumplimiento de tal contrato. Pero, frente al Derecho de Patentes, el perfeccionamiento del contrato de compraventa no constituye una venta violatoria de los derechos exclusivos del patentado, si no existe un acto ulterior mediante el cual se permite fcticamente al adquirente tener acceso material al producto patentado. El contrato de compraventa puede constituir una infraccin independiente de los derechos del patentado, por estar necesariamente precedido por la oferta para la venta del producto patentado, respecto de la cual tambin el art. 8 otorga derechos exclusivos a favor del patentado. Las legislaciones europeas emplean frecuentemente la terminologa introduccin en el comercio , que podra definirse como toda actividad que posibilite a un tercero adquirir el efectivo aprovechamiento del producto protegido por la patente, lo que significa que la introduccin en el comercio debe posibilitar que el tercero que obtiene el producto protegido se halle en condiciones de gozar, en un sentido amplio, de las ventajas econmicas de dicho producto. Esta es la interpretacin que debe darse al concepto ventaya que sera incorrecto que se pudieran eludir sus efectos mediante el simple expediente de modificar el instrumento jurdico empleado para comercializar el producto patentado, utilizando por ejemplo, operaciones de leasing en lugar de compraventas o transfiriendo la tenencia en lugar de la propiedad de los productos comercializados. No importa que la introduccin en el comercio sea a ttulo oneroso o gratuito. 5.2.4. Oferta para la venta del producto patentado Este concepto crea un mbito de proteccin a favor del patentado respecto de los actos que, sin introducir los productos patentados en el comercio, implican una conducta manifiestamente dirigida a lograr tal introduccin. Corresponde aplicar al concepto ventala misma interpretacin analizada en el punto 5.2.3 (Venta del producto patentado) anterior. Toda indicacin de la intencin o voluntad de proporcionar el producto patentado debe ser entendida como oferta para la venta de tal producto. Es irrelevante que tal manifestacin tenga lugar por escrito u oralmente, y que se vea acompaada de la exhibicin o muestra del producto o no. El producto puede an no haberse fabricado. Es igualmente irrelevante que se dirija a personas determinadas o a un conjunto indeterminado de ellas. 5.2.5. Importacin del producto objeto de la patente El art. 8 LP otorga derechos exclusivos al titular de productos patentados respecto de la importacin de tales productos. Estos derechos son esenciales para preservar el contenido
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econmico de los derechos del patentado. En ausencia de estos derechos, el patentado se ver frecuentemente impedido de obtener un precio superior al que imperara en condiciones normales de competencia, debido al ingreso de productos similares de pases en los que no existen patentes respecto de tales productos. Asimismo, el derecho a impedir las importaciones tiene gran importancia prctica dado que, una vez que un producto ingresa a las corrientes comerciales, se hace muy difcil impedir su posterior circulacin. Rebasados los controles fronterizos, los derechos del patentado tienden a hacerse tericos. 5.2.6. Utilizacin del procedimiento patentado El art. 8 inc. b) LP da al titular de una patente de procedimiento el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacin del mismo. A fin de que se configure la violacin de los derechos del patentado, no es preciso que el procedimiento sea utilizado correcta o exitosamente; en particular, si se trata de un procedimiento destinado a la obtencin de un producto, no es necesario para que se configure la violacin de los derechos del patentado que tal producto efectivamente se logre. En efecto, no se puede premiar al infractor por el hecho de su incapacidad tcnica o de su desconocimiento de las tecnologas complementarias necesarias para la correcta explotacin de la invencin patentada. 5.2.7. Productos obtenidos patentados directamente por medio de procedimientos
Con la reforma de la ley 25.859 se reconoce expresamente al titular de una patente de procedimiento derechos exclusivos respecto del uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto obtenido directamente por medio del procedimiento patentado. Los derechos del titular de la patente respecto de los productos resultantes del procedimiento patentado tienen cierta similitud, pero no son idnticos a los derechos del titular de una patente de producto. El titular de una patente de procedimiento debe demostrar que el producto respecto del cual pretende ejercer derechos ha sido obtenido directamente por medio del procedimiento patentado. El art. 88 de la LP, tambin modificado, dispone las reglas para determinar quin tiene la carga de dicha prueba, en los procedimientos civiles: - Si el producto es nuevo, se invierte la carga probatoria, debiendo el demandado probar que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente al patentado. - Si el producto no es nuevo, el actor debe probar que infringue su patente de procedimiento procedimiento Salvo prueba en contrario, se presumir que el producto no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a pedido del demandado puede demostrar que existe en el mercado, al tiempo de la presunta infraccin, de un producto idntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infraccin originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado. Cumplidos esos requisitos, el titular de la patente de procedimiento tiene, respecto de los productos directamente resultantes del procedimiento patentado, los mismos derechos que tendra el titular de una patente respecto de tales productos. 5.3. L IMITACIONES A LOS D ERECHOS Naturalmente, los derechos exclusivos descriptos en el punto anterior estn sujetos a las limitaciones o excepciones que la ley establece. As, el art. 36 L.P. establece que la patente no tendr efecto contra:
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a) Un tercero que, en el mbito privado o acadmico y con fines no comerciales, realice actividades de investigacin cientfica o tecnolgica puramente experimentales, de ensayo o de enseanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; b) La preparacin de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecucin de una receta mdica, ni a los actos relativos a los medicamentos as preparados; c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lcitamente en el comercio de cualquier pas. Se entender que la puesta en el comercio es lcita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte 3 Seccin 4 Acuerdo TRIP`s - GATT; d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro pas a bordo de vehculos extranjeros, terrestres, martimos o areos que accidental o temporariamente circulen en jurisdiccin de la Repblica Argentina, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos. 5.3.1. Utilizacin con fines experimentales (Excepcin de investigacin) El inc. a) del art. 36 L.P. introduce la excepcin de uso del producto o proceso patentado para fines acadmicos o experimentales no comerciales. El fundamento de esta excepcin a los derechos exclusivos, radica en que resulta ms conveniente y econmico para las universidades e institutos de investigacin llevar a cabo experimentaciones en el marco de sus actividades de investigacin sin necesidad de tener que requerir la autorizacin del titular de la patente o de tener que negociar una licencia en las que estas instituciones se veran obligadas a pagar por la utilizacin del conocimiento derivado o contenido en la patente. Se busca aumentar el beneficio social derivado de los avances intelectuales. La ley permite, entonces, la utilizacin del producto o proceso patentado con fines experimentales y no comerciales. Tambin admite, para tales propsitos, que se fabriquen y utilicen el producto y el proceso patentado21. Dado que el fin inmediato de dichas utilizaciones no es comercial, el perjuicio econmico para el inventor es mnimo. 5.3.2. Excepcin relativa a la preparacin de medicamentos (Excepcin del boticario) Dos son los motivos fundamentales de la excepcin prevista en el inciso b) del art. 36 LP: por una parte, se considera admisible dar prevalencia a los intereses inmediatos de la salud sobre los del patentado y por otra, se considera que las conductas comprendidas en la excepcin son suficientemente aisladas como para no erosionar sustancialmente el contenido econmico de los derechos del titular de la patente. La excepcin favorece an a quienes preparan medicamentos en forma habitual, pero para que la excepcin tenga validez la preparacin debe ser realizada por unidad y en ejecucin de una receta mdica. No se incluye en esta excepcin a quien prepara medicamentos en cantidad y los acumula para su venta posterior.
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Moncayo, Andrs, ob. cit., pg. 137. 49
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Una vez preparado el medicamento, la excepcin aqu considerada se extiende a los restantes actos relativos al mismo, o sea, su utilizacin, oferta para la venta y venta, siempre que los mismos sean realizados por el propio boticario. 5.3.3. Uso a bordo de vehculos extranjeros temporariamente por el territorio argentino que circulen accidental o
La presente excepcin prevista en el inciso d) del art. 36 LP, busca evitar que se obstaculice la libertad de circulacin dentro de nuestro territorio nacional. Dado que se trata de estadas de corto tiempo en nuestro pas por parte de los vehculos terrestres, martimos o areos (ntese que la ley habla de circulacin accidental o temporal), el dao que se deriva al titular de la patente es sustancialmente menor al que se provocara obstaculizando la libre navegacin. La excepcin no alcanza a los casos en que dichos vehculos se aprovisionan del producto patentado en nuestro territorio. 5.3.4. Agotamiento de los derechos del patentado. Importaciones paralelas Esta es la excepcin prevista en el inciso c) del art. 36 LP. La teora del agotamiento de los derechos fue uno de los temas que naci producto de la tensin entre dos valores distintos: el derecho que emana de un derecho de propiedad intelectual (sea patente, marca, etc.) y la libre circulacin de los productos y servicios. La patente no otorga a su titular un poder absoluto de controlar toda la circulacin del producto. El agotamiento de los derechos del patentado implica que luego de la primera venta (o puesta en el comercio) de los productos patentados, los derechos exclusivos del titular de la patente quedan agotados y el titular de la patente pierde la posibilidad de ejercer el ius prohibendi, respecto de los sucesivos actos materiales que se realicen sobre dicho producto. Tngase en cuenta que lo que se agota no es el derecho patentario, sino el derecho respecto del producto puesto en el comercio. Para que dichos derechos se agoten, el producto debe haber sido puesto lcitamente en el comercio . Esto significa que el producto debe haber sido puesto en el comercio por su titular o con su consentimiento (por ejemplo, por un tercero licenciatario del titular, dentro de los lmites de su licencia). Cundo se agotan los derechos? Hay tres posibilidades de agotamiento: 1.- AGOTAMIENTO TERRITORIAL O NACIONAL: significa que la primera venta del producto patentado en el territorio del Estado A, slo agota los derechos en el territorio de ese Estado. 2.- AGOTAMIENTO REGIONAL: implica que la primera venta en un Estado miembro de una Zona de Libre Comercio, Unin Aduanera o Mercado Comn, agota los derechos en todos los dems Estados miembros de dicha zona, unin o mercado. 3.- AGOTAMIENTO INTERNACIONAL: la venta realizada por el titular de la patente (o un 3 autorizado) en el Estado A o en cualquier otro Estado (en donde el producto tenga proteccin patentaria paralela), tiene el efecto de agotar los derechos en el Estado A. En este punto es donde el tema del agotamiento de los derechos confluye con el tema de las importaciones paralelas . Y es de suma importancia tener presente que para que haya importacin paralela debe haber proteccin paralela. Segn Moncayo, la importacin paralela de un producto patentado es la importacin de un producto a un pas (Estado A) en donde tal producto se halla patentado, proveniente de otro
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pas (Estado B) en donde ste fue puesto en el mercado por el propio titular de la patente o con su consentimiento (ej. un licenciatario). Es decir, el titular tiene que tener el producto patentado en ambos Estados. Depender, entonces, del concepto que cada legislacin adopte sobre agotamiento de los derechos (territorial, regional o internacional) para determinar si el titular de la patente puede bloquear las importaciones paralelas. A continuacin algunos ejemplos: IMPORTACIN PIRATA: En el Estado A, el titular de la patente sobre una mquina, puede impedir la importacin de esos productos desde el Estado B, si en este Estado no hay proteccin para la mquina (o si el titular no la ha protegido en dicho pas). No existe importacin paralela porque no hay proteccin paralela. No puede agotarse un derecho que el titular no ha ejercido. AGOTAMIENTO TERRITORIAL: Si la mquina slo se ha comercializado en el Estado A por el titular de la patente (o un 3 autorizado), ste puede impedir la importacin de mquinas del Estado B (por ejemplo un licenciatario que se encuentra en dicho Estado) porque su derecho no se ha agotado. AGOTAMIENTO REGIONAL: Si por ejemplo, los Estados A y B forman parte de un Mercado Comn, el titular de la patente en A no puede oponerse a la importacin de la mquina desde B porque su derecho est agotado, por ms que la primera venta haya sido en B. Hay libre circulacin de las mercaderas. AGOTAMIENTO INTERNACIONAL: En el mismo caso que el anterior, pero suponiendo que la legislacin prevea este tipo de agotamiento, el titular de la patente en A no puede oponerse a la importacin de la mquina desde B, C o D, cualquiera sea el lugar de la primera venta (si hay proteccin paralela), porque su derecho est agotado. El art. 36 inc. c) de la L.P. prev el agotamiento internacional: una vez que dicho producto hubiera sido puesto lcitamente en el comercio de cualquier pas .
5.4. O BLIGACIONES DEL TITULAR . O BLIGACIN DE EXPLOTAR . O BLIGACIONES

ADMINISTRATIVAS
El titular de la patente tiene determinadas cargas (como por ejemplo de explotar la patente) y obligaciones (como la de pagar las anualidades), que sern estudiadas ms adelante en los puntos 6.5 (Licencias obligatorias) y 7.2 (Causales de extincin de las patentes)
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CAPTULO SEXTO
6. LICENCIAS
6.1. Las patentes como objeto de actos jurdicos 6.2. Cesin de Patentes 6.3. Licencias de Patentes 6.3.1. Nocin 6.3.2. Caracteres 6.3.3. Diferencia con otras instituciones 6.3.4. Obligaciones de las partes a) Obligaciones del licenciante b) Obligaciones del licenciatario 6.3.5. Clases de licencias 6.4. Contenido de las Licencias de Patentes 6.4.1. Clusulas de no competencia 6.4.2. Licencias conjuntas obligatorias 6.4.3. Licencias cruzadas 6.4.4. Clusulas de retrocesin de mejoras 6.4.5. Clusulas relativas a la impugnacin de validez de la patente 6.4.6. Restricciones cuantitativas 6.5. Licencias obligatorias 6.5.1. Concepto 6.5.2. Fundamento 6.5.3. Naturaleza 6.5.4. Clases a) Licencia obligatoria por negativa a conceder una licencia voluntaria b) Licencias obligatorias por falta de explotacin c) Licencias obligatorias por prcticas anticompetitivas d) Licencias obligatorias por emergencia sanitaria o seguridad nacional e) Licencias obligatorias por dependencia de patentes 6.5.5. Reglas generales aplicables al comn de las licencias obligatorias.
6.1. L AS PATENTES COMO OBJETO DE ACTOS JURDICOS Al ser las patentes un bien, pueden ser objeto de variados actos jurdicos, en razn del principio de libertad de las convenciones vigente en el derecho argentino. Las patentes pueden transmitirse mortis causa o por actos entre vivos. Pertenecen al segundo grupo el contrato de cesin, donacin y fideicomiso. Tambin pueden transmitirse mediante expropiacin y aportes a sociedades. La patente puede ser objeto de otros contratos que no implican su transferencia, tales como la licencia; el usufructo, y la prenda entre otros. El presente trabajo limitar su anlisis al contrato de cesin y licencia de patente. 6.2. C ESIN DE P ATENTES La cesin de una patente implica la transferencia plena de los derechos derivados de la misma por parte de su titular (denominado cedente) a otra parte (denominada cesionario). El contrato de cesin de patente est previsto en el art. 37 de la LP. Tratndose de una cesin de derechos sern aplicables las disposiciones del Cdigo Civil en la materia22. Es posible tambin ceder los derechos resultantes de una solicitud de patente y an los correspondientes a una invencin patentable pero que todava no ha sido objeto de solicitud, como se ha estudiado en el punto 4.1(Derecho a la patente). Las cesiones de patente pueden ser totales o parciales. Son totales cuando se transfieren ntegramente los derechos derivados de la patente. Son parciales cuando se transfiere una parte indivisa de tales derechos. Conforme el art. 1545 del Cdigo Civil toda cesin debe ser hecha por escrito, bajo pena de nulidad. Sin embargo, la falta del cumplimiento de la forma requerida, si bien impide que el contrato quede concluido como tal, por aplicacin analgica de lo establecido en el art. 1185 del C.C., queda concluido como un contrato en que las partes se han obligado a extender la formalidad exigida por la ley. Se trata de un contrato formal no solemne.
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Para que la cesin tenga efectos respecto de terceros, el art. 37 de la LP dispone que la misma debe ser inscripta en el INPI. El requisito registral es sumamente importante ya que permite al cesionario accionar contra terceros infractores de la patente y coloca la patente fuera del alcance de los acreedores del cedente. El cedente deber responder por la eviccin del derecho transmitido23. Como se ha estudiado, se entiende por eviccin a la turbacin, privacin o prdida que sufre el adquirente en el derecho transmitido, por causa o ttulo anterior a la transferencia. El cedente responder, por ejemplo, en el caso de que previo a la cesin haya licenciado en forma exclusiva la patente a un tercero, o en el caso que un tercero se atribuya la titularidad de la patente cedida. 6.3. L ICENCIAS DE P ATENTES 6.3.1. Nocin La licencia de patente es el contrato mediante el cual el titular de una patente (denominado licenciante), autoriza a la otra parte (denominada licenciatario), a explotar la invencin patentada. En virtud de la licencia, el titular de la patente acuerda no ejercer el ius prohibendi inherente a la patente contra el licenciatario. Estas licencias se encuentran regidas por un conjunto de normas, a saber: * Ley de Patentes y su Decreto Reglamentario, aunque incluye una reglamentacin escasa * Cdigo Civil, en cuanto establece disposiciones aplicables a la generalidad de los contratos; * Ley de Transferencia de Tecnologa, para los contratos celebrados con licenciantes del exterior; y * Ley de Defensa de la Competencia (N 25.156), en cuanto establece limitaciones al contenido de las clusulas de estos contratos. 6.3.2. Caracteres En cuanto a sus caracteres, el contrato de licencia de patentes es: a.- Bilateral: generalmente estos contratos sern bilaterales. No obstante ello, pueden ser unilaterales en el caso de licencias gratuitas que no impliquen obligaciones para el licenciatario. b.- Consensual: ya que se perfeccionan con el slo consentimiento dado por las partes. c.- Conmutativo: ya que las partes conocen desde la celebracin del contrato la medida de sus ventajas y sacrificios, a diferencia de lo que acontece en los contratos aleatorios. Puede ocurrir que existan en este tipo de contratos ciertos elementos aleatorios, en aquellos casos en que las regalas pagadas al licenciante se determinen en funcin de las ventas realizadas bajo la licencia. No obstante la prestacin esencial en este tipo de contratos, que esta dada por la autorizacin para explotar cierta invencin, no tiene carcter aleatorio. d.- Informal: estos contratos son en principio no formales. Sin embargo en el caso que el contrato deba ser inscripto, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Transferencia de Tecnologa, deber ser extendido por escrito.
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Art. 2089 y sigs. CC.
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e.- De ejecucin continuada: la obligacin principal, configurada por la abstencin por parte del licenciante de no ejercer su derecho contra el licenciatario, debe cumplirse durante toda la vida del contrato. f.- Contrato comercial. Por aplicacin de lo establecido en los arts. 7 y 8 del Cd. de Comercio. 6.3.3. Diferencia con otras instituciones Se ha intentado asimilar la figura con el usufructo. En ambos casos se trata de otorgar el derecho de uso sobre un bien. Sin embargo, el usufructo recae sobre una cosa a diferencia de la licencia de patente y supone la constitucin de un derecho erga omnes, que excluye an la posibilidad de uso de la invencin por el titular de la patente y que es contradictorio con derechos similares sobre el mismo objeto. Es frecuente la asimilacin de la licencia con la locacin de cosas. En ambas figuras se conferira el goce de un bien por medio de un derecho crediticio. No obstante, debe recordarse que slo las cosas y no los derechos pueden ser objeto de la locacin. Asimismo, mientras el goce de la cosa por el locatario es exclusivo, los derechos del licenciatario no son ni esencial ni naturalmente exclusivos, siendo posible y usual otorgar mltiples licencias respecto de una misma patente. Existe cierta similitud entre el contrato de licencia y el de cesin de derechos, mxime cuando la primera es exclusiva y con una duracin similar a la de la patente. Empero, existen diferencias bsicas entre ambos contratos. El contrato de cesin supone la transferencia de los derechos del cedente al cesionario. Mediante el contrato de licencia, el licenciatario adquiere un derecho distinto del que exista y existe en poder del licenciante. El licenciante tiene la facultad de excluir a terceros del uso de la invencin patentada. El licenciatario no adquiere el poder de exclusin del licenciante, pues ste sigue mantenindolo, sino que obtiene un derecho propio de exclusin nacido del contrato24. En consecuencia, los contratos de licencia no encuadran en las categoras contractuales tradicionales. Son atpicos o innominados. 6.3.4. Obligaciones de las partes a) Obligaciones del licenciante 1.- Obligacin de no accionar contra el licenciatario El elemento esencial y definitorio de las licencias es la obligacin de no hacer asumida por el titular de la patente, de abstenerse de accionar contra el licenciatario, permitindole as la explotacin de la invencin patentada. Esta obligacin no podr ser suplida sin alterar la naturaleza del contrato de licencia. En consecuencia, no ser necesario que est expresamente mencionada en el contrato, bastando que de los trminos del mismo surja la naturaleza de licencia del contrato para tornarse exigible. A travs de esta obligacin el licenciante da al licenciatario inmunidad frente a las acciones penales, civiles y an frente a las medidas precautorias de que dispone el licenciante frente a la infraccin de sus derechos como titular de la patente. Vale decir que, una vez otorgada la licencia, la explotacin que realice el licenciatario, dentro de los lmites establecidos en el contrato, no configura una conducta antijurdica.
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2.- Obligacin de garanta Puede advertirse en esta obligacin, varias manifestaciones, que seguidamente se desarrollarn: a) Titularidad de la Patente La responsabilidad del licenciante por la no existencia de la patente que sustente el contrato, o bien por no ser el transmitente titular de la misma, surge de los arts. 1172 y 1178 del Cdigo Civil. El licenciante slo podr excusarse de esta responsabilidad demostrando la existencia de algn vicio del consentimiento. La garanta de titularidad de la patente en cabeza del licenciante se extiende durante toda la duracin del contrato. b) Atribuciones suficientes del licenciante de la patente El licenciante deber responder frente al licenciatario en caso de no poseer las atribuciones suficientes para otorgarle el derecho que le ha conferido. Un ejemplo de esta situacin se configura en aquellos casos en los que el licenciante otorga una licencia incompatible con licencias previamente concedidas a terceros. En estos casos el licenciante deber tambin responder por los daos ocasionados la licenciatario. c) Posibilidad de explotacin de la patente Esta garanta que otorga el licenciante de una patente, supone que la misma pueda ser ejecutada por una persona experta y con conocimientos medios de la materia de que se trate. Vale decir que el licenciante otorga al licenciatario, de manera implcita, la garanta de que la regla tcnica que es objeto de la patente est descripta en forma lo suficientemente clara como para que pueda ejecutarse por una persona con conocimientos medios de la materia. Cabe aclarar en este punto que la garanta del licenciante recae sobre la posibilidad fctica de ejecucin de la regla tcnica contenida en la patente, y no sobre la posibilidad econmica de su explotacin. Para que el licenciante deba responder por esto ltimo, las partes deben haberlo establecido expresamente en el contrato. 3.- Obligacin de suministrar tecnologa complementaria Esta obligacin rara vez surja implcitamente del contrato de licencia, por lo que en la generalidad de los casos slo ser exigible si las partes as lo establecieron expresamente. 4.- Obligacin de accionar contra terceros infractores. En este punto la extensin de la obligacin del licenciante variar frente a una licencia simple o una exclusiva. En caso de licencia simple, el licenciatario no tendr la expectativa de no enfrentar competencia, y ser entonces irrelevante que esta competencia surja de otra licencia simple similar o de la tolerancia del licenciante frente a presuntos infractores. En cambio, frente al licenciatario exclusivo, el licenciante asume la obligacin de impedir explotaciones en infraccin a los derechos de la patente. Si omite actuar en consecuencia, ser responsable por los daos causados al licenciatario. 5.- Pago de tasas anuales El licenciante ser responsable frente al licenciatario por la falta de pago de las tasas anuales, salvo que en el contrato se disponga lo contrario. 6.- Responsabilidad por los daos causados a terceros por la invencin patentada. El licenciante ser responsable por los daos causados a terceros, en tanto y en cuanto exista antijuridicidad en su conducta. Esta situacin se produce, por ejemplo, cuando la
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patente no rene los requisitos exigidos por el art. 20 LP, y tal circunstancia lleva al licenciatario a una explotacin peligrosa. 7.- Otras obligaciones del licenciante Las partes son libres de pactar otras obligaciones que pesen sobre el licenciante. Las ms comunes suelen ser: obligacin de asegurar la exclusividad territorial del licenciatario; obligacin del licenciante de adquirir la produccin del licenciatario, etc. b) Obligaciones del licenciatario Antes de avanzar en el anlisis de las obligaciones del licenciatario, cabe realizar la siguiente aclaracin: no existe en el marco de estas obligaciones ninguna que tenga el carcter de esencial. S existen, por supuesto, aquellas de carcter natural, o sea, las que surgen implcitamente del contrato aunque las partes nada hayan dicho al respecto, pero que dejadas de lado expresamente por los contratantes no afectan la naturaleza del contrato de licencia. A continuacin se analizarn algunas de las obligaciones que pesan sobre el licenciatario: 1.- Pago de regalas La circunstancia de estar en presencia de una licencia gratuita, no modifica la naturaleza del contrato. Se estar frente a un verdadero contrato de licencia, aunque las partes hayan pactado la gratuidad del mismo. No obstante, existen diversos factores que indican que la onerosidad de estos contratos debe presumirse, en ausencia de pacto expreso. A esta solucin se llega por la aplicacin de los artculos 1627 y 1628 del Cdigo Civil, y los artculos 5 y 218 inc. 5 de Cdigo de Comercio. En los casos en que no exista una clusula expresa al respecto, pero pueda inferirse la onerosidad del contrato de licencia, ser preciso determinar el monto de la contraprestacin debida al licenciante. Para ello, podr recurrirse a los usos y costumbres, y as, por ejemplo, si se est en presencia de patentes de productos, la contraprestacin podr determinarse en base a la rentabilidad adicional que permite obtener el producto patentado, en comparacin con otros productos competitivos ya disponibles. En los casos en que la contraprestacin sea fijada en dinero, la determinacin de las sumas debidas puede adoptar las ms diversas formas. Entre las ms comunes, se encuentran las siguientes: Suma fija, pagadera al contado; Suma fija, a pagar en diferentes plazos; Porcentaje en las ventas; Una tasa especifica por cada unidad vendida; Porcentaje de las utilidades obtenidas por el licenciatario mediante la explotacin de la patente, etc. 2.- Obligacin de explotar la patente licenciada Esta obligacin del licenciatario surgir, en algunos casos, an en ausencia de clusulas expresas, segn el tipo de licencia de que se trate. Si se est en presencia de una licencia simple, el licenciante tendr la posibilidad de que la explotacin se lleve a cabo por otras vas, a travs del otorgamiento de otras licencias, por lo que podr evitar, de esta forma, el otorgamiento de licencias obligatorias.
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Pero si se est frente a una licencia exclusiva, en la que el licenciante haya renunciado a su derecho de explotar la invencin, la obligacin del licenciatario de explotar la patente surgir implcitamente, an en ausencia de pacto expreso. 3.- Obligaciones relativas a la explotacin y comercializacin. Con frecuencia se establecen, en los contratos de licencia, obligaciones relacionadas a la forma en que el licenciatario llevar adelante la explotacin. Entre ellas pueden darse como ejemplo aquellas obligaciones relativas a vender parte o el total de la produccin al licenciante, o tambin aquellas obligaciones relativas al cobro de determinados precios por los productos que se comercializan. Habr que tener presente aqu las dificultades que pueden plantear las normas del derecho de la competencia con relacin a este tipo de obligaciones. 4.- Obligacin de accionar contra terceros. Esta obligacin podr imponerse al licenciatario, ya que tiene facultades para accionar contra terceros en razn de lo dispuesto por los arts. 40 y 81 de la LP. Cabe aclarar aqu, que los licenciatarios slo tendrn esta obligacin si existe una clusula contractual expresa, ya que el titular de estas acciones ser siempre el licenciante, y podr ejercerlas sin el auxilio del licenciatario. 6.3.5. Clases de licencias Los contratos de licencia de patentes pueden ser clasificados de la siguiente manera: Licencias simples y exclusivas: las primeras son aquellas en las que el licenciante se limita a autorizar la explotacin de la patente, sin asumir otras obligaciones con respecto a la concesin de iguales o similares licencias a terceros, y sin renunciar a la explotacin que el mismo pueda realizar. Las licencias exclusivas son aquellas en las que el licenciante se compromete a no otorgar similares licencias a terceros y a no explotar l mismo el invento. Para que una licencia sea exclusiva, o bien para que el licenciante se vea obligado a no explotar la invencin, tal circunstancia debe surgir expresamente del contrato, caso contrario no podr inferirse implcitamente. As est establecido en el art. 39 de la LP: Salvo estipulacin en contrario la concesin de una licencia no excluir la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotacin simultnea por si mismo Licencias onerosas y gratuitas: en el contrato de licencia podr pactarse una contraprestacin a favor del licenciante de la patente, o bien autorizar la explotacin sin una obligacin a cargo del licenciatario. Como se expres en el punto 6.3.4.b) (Obligaciones del licenciatario), estos contratos nos autorizan a presumir su onerosidad, an en ausencia de pacto expreso. Licencias restringidas e ilimitadas: las licencias pueden concederse con relacin a la totalidad de los derechos relativos a la patente, o bien extenderse con ciertas limitaciones. Las limitaciones podrn ser de carcter territorial, temporal, personales, etc. 6.4. C ONTENIDO DE LAS LICENCIAS DE P ATENTES Los contratos aqu tratados plantean algunos problemas especficos cuando son mirados bajo la perspectiva del derecho de la competencia. El otorgamiento de una licencia implica debilitar el poder de mercado derivado de una patente, por ello es comn que los licenciantes intenten reconstruir ese poder mediante estipulaciones contractuales que pueden lesionar el derecho a la libre concurrencia.
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De esta forma, la validez de algunas clusulas restrictivas incorporadas en los contratos de licencia, deben ser analizadas bajo el derecho de la competencia25 y el artculo 38 de la LP. Seguidamente se analizarn algunas de las clusulas restrictivas que pueden resultar violatorias del derecho de la competencia: 6.4.1. Clusulas de no competencia Se trata de aquellas clusulas que incluyen prohibiciones relativas a la utilizacin de tecnologas que compitan con la que es objeto de la licencia o respecto a la comercializacin y otros actos relativos a bienes producidos con esa tecnologa. 6.4.2. Licencias conjuntas obligatorias Las prev el artculo 38 de la LP. Sern ilcitas cuando el licenciante exige que el licenciatario adquiera otras tecnologas, que no son necesarias para explotar adecuadamente la patente licenciada, ni tampoco para asegurar la calidad de los productos comercializados a travs de la licencia. 6.4.3. Licencias cruzadas En virtud de estas clusulas las partes se otorgan licencias recprocas sobre las patentes que son de su propiedad. Estos contratos sern generalmente lcitos, pero tambin podrn no serlo si forman parte de una maniobra para no competir. 6.4.4. Clusulas de retrocesin de mejoras A travs de estas clusulas el licenciatario se obliga a transferir al licenciante las mejoras que obtenga con relacin a la patente licenciada. Este tipo de clusulas sern ilcitas cuando fortalezcan la posicin de dominio del licenciante, circunstancia que se produce en aquellos casos en que la retrocesin tenga lugar en forma exclusiva a favor del mismo, o bien en aquellos casos en los que no se fije contraprestacin alguna a favor del licenciatario. 6.4.5. Clusulas relativas a la impugnacin de validez de la patente El artculo 38 LP considera ilcitas este tipo de clusulas, que eliminan las atribuciones del licenciatario relacionadas con la posibilidad de impugnacin de la validez de la patente. 6.4.6. Restricciones cuantitativas En virtud de este tipo de clusulas se fija un lmite a la produccin o comercializacin que pueda llevar adelante el licenciatario de la patente. Se las considera ilcitas, salvo que la licencia se otorgue para satisfacer una necesidad concreta, como ser abastecer al licenciante. 6.5. L ICENCIAS OBLIGATORIAS 6.5.1. Concepto Segn afirma Carlos M. Correa26, ...se trata, por oposicin a las voluntarias , de licencias concedidas por la Administracin sin o contra la voluntad del titular de la patente, en beneficio
Ley N 25.156 Correa, Carlos; Licencias obligatorias, en Derecho de Patentes El nuevo rgimen legal de las Invenciones y los Modelos de Utilidad , Obra colectiva, Coord. CORREA, Carlos. Ed Cuidad Argentina, Buenos Aires, ao 1999, pg. 168
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de un tercero que la ha solicitado de acuerdo con algunos de los supuestos que prev la ley... Para Mathly27, es la licencia decidida por la autoridad competente, sin recurrir al consentimiento del titular de la patente, que otorga a un tercero, bajo condiciones determinadas, el derecho a explotar la invencin patentada. 6.5.2. Fundamento Las licencias obligatorias o no voluntariasconstituyen una institucin antigua del Rgimen Patentario. Fueron concebidas como uno de los principales instrumentos para evitar el ejercicio monoplico de los derechos conferidos por una patente, dando remedio a situaciones de abuso o avasallamiento del inters pblico, sin implicar empero la supresin de los derechos del titular de la misma. Constituyndose, de esta forma, en una opcin no tan dramtica como la caducidad de la patente, ya que a travs de este tipo de licencias el derecho de explotacin exclusiva que recae sobre el titular de una patente se convierte en el derecho a percibir una remuneracin. El nacimiento de esta institucin se produjo a inicios del siglo pasado al discutirse el patentamiento de productos qumicos. Este instituto fue adoptado por el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial en sus revisiones de 1925 (La Haya) y 1931 (en Londres). Luego fue incorporada a la legislacin de la mayora de los pases del mundo. Los motivos que pueden provocar la concesin de una licencia obligatoria son diversos. El Convenio de Pars las previ para los casos de abusos del titular, dando como uno de sus ejemplos la falta de explotacin. El ADPIC, en su art. 31, autoriz a los Estados partes a incluirlas, dejando en libertad a la legislacin de cada pas en cuanto a la determinacin de los motivos para el otorgamiento, pero refirindose a algunos supuestos como emergencia nacional, prcticas anticompetitivas, patentes dependientes o uso gubernamental. En la actualidad, se afirma que las licencias obligatorias son un mecanismo de compatibilizacin de los distintos intereses nacionales en conflicto en materia de rgimen de patentes entre pases importadores y exportadores de tecnologa, que permite a los primeros erosionar el contenido efectivo de las patentes. En efecto, el contenido uniforme de las patentes, establecido en el art. 27 del ADPIC, puede ser flexibilizado mediante la aplicacin de las licencias obligatorias. Estas permitirn la existencia de una o ms personas que estn exceptuadas del ius prohibendi derivado de la patente. En consecuencia, las licencias obligatorias no deben aplicarse en forma ilimitada si se quiere mantener la funcin de las patentes como incentivo al desarrollo tecnolgico. 6.5.3. Naturaleza Las licencias obligatorias constituyen una restriccin a los derechos del patentado, al igual que las excepciones previstas en el art. 36 de la LP. Empero, a diferencia de stas que son genricas y no necesitan de una declaracin para su utilizacin, las licencias obligatorias se otorgan por la autoridad caso por caso. Se diferencian de las licencias voluntarias puesto que no son producto de la voluntad de las partes sino de un acto imperativo del Estado. Asimismo, debe distingurselas de la caducidad de la patente. Cuando la patente caduca la misma pasa a integrar el dominio pblico y cualquiera puede explotarla sin infringir derecho
Mthely, P. Le droit franais des brevets dinvention, Paris, 1974, citado por Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob. cit., pg.421 60
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alguno. En cambio, en la licencia obligatoria, la patente sigue perteneciendo al dominio privado, pero el ius prohibendi del titular no puede ser opuesto al licenciatario obligatorio. 6.5.4. Clases Existen diversas causales por las cuales puede la autoridad de aplicacin conceder una licencia obligatoria, ellas estn reguladas en el Captulo VII de la Ley de Patentes bajo el ttulo Otros usos sin autorizacin del titular de la patenteque prev las siguientes causales: por negativa a otorgar licencias voluntarias por falta de explotacin por razones de emergencia sanitaria y/o seguridad nacional por prcticas anticompetitivas por dependencia de patentes a) Licencia obligatoria por negativa a conceder una licencia voluntaria El artculo 42 de la LP contempla como causal para la concesin de licencia obligatoria, el rechazo por parte del titular de la misma, a extender una licencia en trminos y condiciones comerciales razonables, una vez transcurrido el plazo de ciento cincuenta das corridos desde la fecha de la peticin. Esta causal es uno de los tpicos ms criticables de la ley de patentes. Por su imperio, el titular de la patente se ve compelido a resignar los derechos que la patente le confiere y verse sometido a la carga de celebrar una licencia voluntaria a quien se lo peticiona, vulnerando la LP y el art. 28 del ADPIC. De esta manera, la patente se transforma en un derecho a obtener una remuneracin razonable. Para algunos autores, esta negativa a conceder una licencia solicitada bajo trminos comerciales razonables, podra ser encuadrada como una prctica anticompetitiva28, as parece considerarlo la Ley de Patentes cuando el art. 42 in fine obliga a anoticiar la situacin a las autoridades creadas por la ley N 22.26229. Sin embargo, el no otorgamiento de licencias voluntarias, no tiene de por s nada de anticompetitivo. Tan es as, que la causal de otorgamiento de licencias obligatorias por prcticas anticompetitivas est especficamente prevista como causal autnoma en el art. 44 de la LP. En cuanto al procedimiento para la obtencin de estas licencias nuestra Ley de Patentes no condiciona la solicitud a plazo alguno, por lo que podr llevarse adelante desde la fecha en que fue concedida la patente. Debe transcurrir un plazo mnimo de ciento cincuenta das corridos, contados a partir de la presentacin de la solicitud (plazo establecido para que el solicitante logre obtener la licencia voluntaria). Una vez transcurrido ese plazo, y probado que se han ofrecido al titular una licencia bajo trminos comerciales razonables, el INPI resolver si concede o no la licencia. b) Licencias obligatorias por falta de explotacin La falta de explotacin ha sido siempre una de las principales causales para la concesin de licencias obligatorias en el Derecho Comparado. Se trata de evitar que el titular de la patente prive a la sociedad de su invento, destruyendo el equilibrio entre las ventajas y costos del sistema de patentes.
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Correa, Carlos; ob. cit; pg. 168 y ss. Ley de defensa de la competencia, hoy modificada por la ley 25.156 61
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La derogada ley N 111 sancionaba con la caducidad automtica de la patente la falta de explotacin. El Convenio de Pars, en cambio, permita el licenciamiento obligatorio ante esta causal. La LP reproduce el rgimen del art. 5 del Convenio de Pars, dejando sin efecto la caducidad automtica de la patente. El artculo 43 de la LP establece que Transcurridos tres (3) aos desde la concesin de la patente o cuatro (4) desde la presentacin de la solicitud, si la invencin no ha sido explotada... cualquier persona podr solicitar autorizacin para usar la invencin sin autorizacin de su titular . Habr que analizar el concepto de explotacin. A la luz de la ley N 111, la jurisprudencia interpretaba que la explotacin requerida implicaba la aplicacin en el territorio nacional de la tecnologa patentada, no siendo suficiente la comercializacin de productos patentados o producidos mediante la utilizacin de procedimientos protegidos si la produccin haba tenido lugar en el extranjero. Esta exigencia proteccionista fue seriamente criticada ya que como se ha estudiado, el sistema territorialista de patentes, implica la coexistencia de derechos similares en otros pases todo en un contexto de comercio internacional-, que implicar la conveniencia para el patentado de fabricar el producto o utilizar el procedimiento en algunos pases y atender el resto de los mercados a travs de la importacin. En ese caso, no puede decirse que los mercados atendidos mediante importaciones no se benefician de la invencin patentada. Seala Cabanellas30, que el ADPIC estaba destinado a precisar el concepto de explotacin. Ello se logr parcialmente. En su art. 27, prrafo 1, se establece que los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el pas . El art. 43 de la LP no califica el contenido de explotacin. La definicin legal debe encontrarse en el artculo 43 del Decreto Reglamentario, que establece: Se considera que media explotacin de un producto cuando exista distribucin y comercializacin en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, en condiciones comerciales razonables . El elemento determinante ser la atencin del mercado local siendo irrelevante el lugar de produccin. La Ley de Patentes tambin establece, en el mismo artculo 43, los eximentes para esta causal. Ellas son la fuerza mayory la existencia de preparativos efectivos y serios . En el marco del concepto de fuerza mayor se debe considerar tambin incluidas aquellas dificultades objetivas de carcter tcnico legal y ajeno a la voluntad del titular de la patente, como sera el caso de demora en el otorgamiento de la autorizacin oficial para la comercializacin de determinados productos. Por imperio de lo dispuesto en el art. 47 inc. c) de la LP el solicitante deber acreditar que ha intentado infructuosamente obtener una licencia voluntaria en trminos comerciales razonables. En cuanto al procedimiento para la concesin de estas licencias, est instrumentado en los arts. 42 y 43 del Decreto Reglamentario a los que remitimos. Las licencias obligatorias no se conceden de oficio, sino que requieren la peticin de un interesado, que acredite encontrarse en las condiciones tcnicas y comerciales exigidas. La solicitud tramitar ante el INPI, debiendo contener los fundamentos que la sustenten, ofreciendo en esa instancia la prueba que considere pertinente. Del escrito se dar traslado al titular para que efecte su descargo y ofrezca la prueba que hace a su derecho. El INPI resolver fundadamente concediendo o denegando la licencia obligatoria solicitada.
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Cabanellas de las Cuevas, ob. cit, pg. 443
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CAPTULO 6 LICENCIAS
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Si resuelve conceder la licencia obligatoria, se deber fijar la remuneracin que ser abonada al titular de la patente. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la misma se fijar teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y el valor econmico de la autorizacin. La ley establece que a tal efecto, deber tenerse presente la tasa de regalas promedio para el sector, en contratos de licencia entre partes independientes. c) Licencias obligatorias por prcticas anticompetitivas La Ley de Patentes recoge en su artculo 44 la tendencia existente en el derecho comparado de otorgar licencias obligatorias para corregir prcticas anticompetitivas respecto de las patentes sobre las que se conceden las mismas. Cabe destacarse que no se trata de un rgimen sancionatorio sino correctivo, ya que las sanciones por tales prcticas estn contempladas y sern establecidas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia. Debe advertirse que el ejercicio regular del ius prohibendi otorgado por la patente, implica un efecto inmediato anticompetitivo que no puede per se constituir una conducta ilcita. Lo que se pretende evitar mediante este tipo de licencias es los efectos anticompetitivos que van ms all del inherente al ius prohibendi propio de la patente, como por ejemplo la acumulacin de todas las patentes necesarias para operar en cierto mercado. Nuestra ley defectuosamente considera de manera expresa prcticas anticompetitivas a las siguientes: La fijacin de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados: en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto. Podra decirse que la fijacin de precios es el contenido econmico esencial de una patente y un efecto propio de derecho de explotacin exclusiva que permite crear un incentivo para la inversin en investigacin y desarrollo que justifica el derecho de patentes. La negativa de abastecer el mercado local en condiciones comerciales razonables. Esta conducta es condicin del otorgamiento de licencias obligatorias por falta de explotacin a la que se ha hecho referencia en el apartado precedente y no por la causal aqu considerada. El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas. Valen las mismas aclaraciones anteriores. El ejercicio del ius prohibendi del patentado no puede de por s constituir un acto ilcito. Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la ley de defensa de la competencia (N 25.156) Este debera haber sido el nico supuesto reglado por la LP, reenviando a la Ley de Defensa de la Competencia para establecer la configuracin de las conductas anticompetitivas. El art. 44 del Decreto Reglamentario dispone que la autoridad competente -Comisin de Defensa de la Competencia- de oficio o a peticin de parte, determina la existencia de una prctica anticompetitiva. Una vez que la Comisin determine la configuracin de la prctica ilcita, la concesin o no de la licencia queda sometida a la esfera del INPI. Adoptado el dictamen de la Comisin de Defensa de la Competencia, y recibidas las actuaciones en el INPI, se dispondr la publicacin de un aviso en el Boletn Oficial, en el Boletn de Patentes y en un diario de circulacin nacional, informando que estudiar las ofertas de terceros interesados en obtener una licencia obligatoria.
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Como se observa, el procedimiento en este caso puede iniciarse de oficio o a pedido de parte. En este ltimo caso, no se exige al solicitante haber intentado el otorgamiento de una licencia voluntaria. d) Licencias obligatorias por emergencia sanitaria o seguridad nacional Estn previstas en el art. 45 de la LP. A diferencia de las dems licencias obligatorias estudiadas, no es el INPI quien las concede, sino el Poder Ejecutivo por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 45 del Decreto Reglamentario. Las licencias obligatorias por emergencia sanitaria se configurarn, por ejemplo, en aquellos casos en que la falta de productos relacionados con la salud pblica ponga en peligro a la poblacin. Es necesaria la existencia de razones de emergencia que justifiquen su otorgamiento. Ser suficiente la existencia de un riesgo para que se configure la causal, no siendo necesario que exista un dao concreto. Las licencias obligatorias relativas a la seguridad nacional no requieren que exista un estado de emergencia, basta que exista una necesidad objetiva originada en los requisitos de esa seguridad. Para la concesin de este tipo de licencias no se requiere demostrar el rechazo previo de una solicitud de licencia voluntaria, en razn de lo dispuesto por el artculo 47, inc. c) LP. Las razones de urgencia que rodean a este tipo de casos, as lo justifican. e) Licencias obligatorias por dependencia de patentes El art. 46 de la LP prev la concesin de licencias obligatorias por dependencia de patentes en los siguientes trminos: Se conceder el uso sin autorizacin del titular de la patente para permitir la explotacin de una patente segunda patenteque no pueda ser explotada sin infringir otra patente primera patente- siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la invencin reivindicada en la segunda patente suponga un avance tcnico significativo, de una importancia econmica considerable, con respecto a la invencin reivindicada en la primera patente; b) Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invencin reivindicada en la segunda patente; c) Que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesin de la segunda patente . Estas licencias permiten la coexistencia de dos patentes incompatibles; posibilitando la explotacin de una invencin que de por s implica la infraccin a una patente preexistente. Supngase que la primera patente tiene por objeto un nuevo motor a explosin y la segunda patente recae sobre un carburador para ese motor. La explotacin de la segunda patente (carburador) necesariamente implicar una violacin sobre la primera (motor a explosin), ya que es imposible explotar el carburador aisladamente. Lo mismo ocurre con una segunda patente de procedimiento para obtener un producto xprotegido mediante la primera patente. La utilizacin del procedimiento configurar un uso ilcito del producto protegido mediante la primera patente. La licencia obligatoria por dependencia de patente, a diferencia de los supuestos anteriores, no se otorga a cualquier tercero, sino slo a favor del titular de una segunda patente que no pueda explotarla sin infringir la primer patente, por lo que no pueden aplicarse estrictamente los requisitos subjetivos consignados en el art. 50 de la LP y Decreto Reglamentario.
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CAPTULO 6 LICENCIAS
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La invencin reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance tcnico significativo de una importancia econmica considerable con respecto a la primera patente. Se tiende a evitar que infractores con invenciones de escasa importancia vulneren los derechos exclusivos del titular de la patente bsica. Por ello el art. 46 inc. a) al exigir un avance tcnico significativoest requiriendo ms que la altura inventiva propia de todas las patentes. Tambin la ley exige que la segunda invencin tenga un valor econmico importante, medida en funcin de las ventajas que en mejores productos o ahorro de costos implique la segunda patente31. El titular de la primera patente deber tener derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invencin reivindicada en la segunda patente. El titular de la primera patente no tiene un derecho inicial a obtener una licencia obligatoria sobre la segunda, ni est legitimado para solicitar directamente la licencia cruzada que establece el art. 46 inc. b) LP. Slo tiene derecho a esa licencia cruzada como consecuencia de una peticin formulada por el titular de la segunda patente. No debe poder cederse la licencia obligatoria de la primera patente sin la cesin de la segunda patente (art. 46 inc. c LP), ello en virtud de que la licencia obligatoria de la primer patente es condicin sine qua non para la explotacin de la segunda y por eso deben permanecer unidas. Para obtener una licencia por dependencia de patentes, debe haberse intentado previamente la obtencin de una licencia voluntaria.
6.5.5. Reglas generales aplicables al comn de las licencias obligatorias La autorizacin de las licencias obligatorias la efecta el INPI, con excepcin de lo dispuesto en el art. 45 del Decreto Reglamentario para el caso de licencias obligatorias por emergencia sanitaria y seguridad nacional, que las concede el Poder Ejecutivo. No existen licencias obligatorias automticas. Deben ser otorgadas frente al caso concreto mediante una decisin fundada de la autoridad de aplicacin. Por ende, no existe un derecho inmediato a las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son de carcter no exclusivo. En consecuencia, el titular de la patente puede continuar con la explotacin de la invencin y puede otorgar licencias voluntarias. Teniendo en cuenta que las licencias obligatorias se conceden en atencin a determinadas condiciones subjetivas del licenciatario, el art. 47 inc. f) LP dispone que las mismas no pueden cederse, salvo con aquella parte de la empresa que la integre. Esta excepcin tiene como objetivo preservar la vinculacin entre la licencia obligatoria y el mbito empresario en el que se aplica.
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Cabanellas de las Cuevas, ob. cit, pg. 495
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CAPTULO SPTIMO
7. EXTINCIN, NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES
7.1. Introduccin 7.2. Causales de extincin de las patentes 7.3. Nulidad 7.3.1. Concepto 7.3.2. Caracteres 7.3.3. Efectos de la nulidad. Principio general. 7.4. Las nulidades en el derecho de patentes 7.4.1. Tipos de nulidades que afectan a las patentes 7.4.2. Actos nulos y anulables 7.4.3. Nulidad absoluta y nulidad relativa 7.4.4. Nulidad total o parcial 7.4.5. Nulidad expresa y nulidad tcita o virtual 7.4.6. Presuncin de validez de las patentes 7.4.7. Causales de Nulidad de las Patentes a) Falta de novedad en la invencin b) Falta de actividad inventiva c) Falta de aplicacin industrial d) Tecnologas que no constituyen invenciones o invenciones no patentables e) Descripcin insuficiente de la invencin f) Exceso de la patente respecto de la solicitud g) Vicios formales en la solicitud h) Conductas dolosas respecto de la autoridad de aplicacin 7.4.8. Procedimiento para la declaracin de nulidad de una patente 7.4.9. Efectos de la nulidad de una patente 7.4.10. Prescripcin de la accin de nulidad de patentes 7.5. Caducidad del Derecho del Patentado
7.1. INTRODUCCIN A diferencia de la propiedad sobre los bienes materiales, las patentes estn sujetas a un rgimen destinado a producir su extincin luego de transcurrido un plazo fijado en la ley. Las patentes ocasionan un costo para la sociedad ya que son explotadas bajo un rgimen de exclusividad y esto provoca la falta de competencia. Este costo que afronta la sociedad se justifica en la necesidad de crear un incentivo para la investigacin y el desarrollo tecnolgico. Por ello, la duracin del derecho de explotacin exclusiva debe limitarse temporalmente a la medida estrictamente necesaria para lograr el efecto incentivo. La duracin de la patente por encima de ese trmino genera un costo social que no se ve compensado por beneficio alguno. Por otra parte, al momento de decidir realizar una inversin en investigacin y desarrollo, los beneficios susceptibles de lograrse luego del trmino de 20 aos son inciertos y tienen un valor financiero muy bajo. Tambin, no deja de ser cierto que una invencin en parte se debe a la sociedad en la cual fue creada, lo cual hace necesario que luego de un perodo de tiempo vuelva a ella. La tendencia en las distintas legislaciones es que el derecho que otorga la patente expire a los 20 aos. As lo disponen el art. 33 del acuerdo sobre los ADPIC y el artculo 35 LP. En trminos generales, la extincin de la patente implica que la invencin pase al dominio pblico. Es decir, la misma podr ser explotada libremente por cualquier persona, incluido el mismo titular. En consecuencia, con la extincin de la patente, el titular pierde el ius excluendi.
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7.2. C AUSALES DE EXTINCIN DE LAS PATENTES El artculo 62 LP enumera las causales de extincin de las patentes (el artculo hace referencia a causales de caducidad, pero al no ser una utilizacin correcta del trmino se entender caducidad como sinnimo de extincin32): a) Al vencimiento de su vigencia. La patente se extingue automticamente una vez transcurridos 20 aos a partir de la presentacin de la solicitud de patente (art. 35 LP). El plazo de ley no puede ser prorrogado por ninguna causa. Producida la extincin de la patente, el invento pasa al dominio pblico. b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a ms de una persona, la renuncia se deber hacer en conjunto. La renuncia no podr afectar derecho de terceros. La renuncia, como toda renuncia de derechos, debe ser expresa, pero sin necesidad de formalidades especiales. Por tanto, no se presume. Ntese que si slo alguno de los cotitulares renuncia a sus derechos la patente no se extingue, sino que las partes de los renunciantes acrecen a los de quienes no la han formulado. Para que la renuncia tenga efecto frente a terceros, deber inscribirse en el Registro de Patentes Otorgadas. La renuncia puede referirse a una o ms reivindicaciones, en tanto que las reivindicaciones que queden en pie puedan constituir por s solas el objeto de una patente. Producida e inscripta la renuncia, el invento pasa al dominio pblico. c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estn sujetas. Fijados los vencimientos respectivos el titular tendr un plazo de gracia de ciento ochenta (180) das para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operar la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causas de fuerza mayor. Las tasas de mantenimiento compensan los gastos administrativos de otorgamiento de patentes. La mora al igual que la extincin se produce automticamente con el cumplimiento del trmino legal. No existe plazo de gracia adicional al previsto en este inciso. Declarada la caducidad por falta de pago de las tasas, la invencin pasa al dominio pblico. d) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invencin en un plazo de dos (2) aos por causas imputables al titular de la patente. Este inciso debe limitarse a los casos en los cuales el uso al tercero es concedido por el INPI o el Estado. En consecuencia, son condiciones necesarias para que se produzca la extincin, el otorgamiento de la licencia obligatoria y la no explotacin por el trmino de dos aos (contados desde el otorgamiento o concesin de la primera licencia obligatoria). Se est frente a casos en los que se ha otorgado una licencia obligatoria para poner fin al abuso del derecho por parte del titular de la patente. La caducidad (extincin) de la patente por esta causal slo podr declararse cuando la licencia obligatoria se haya otorgado por incurrir en prcticas anticompetitivas o por explotacin insuficiente. No as en los casos que se otorgue por razones de emergencia sanitaria o seguridad nacional ni tampoco en los casos de dependencia de patentes. Para que se produzca la extincin la patente no debe haber sido explotada ni por el titular ni por el licenciatario en el plazo de dos aos, excepto que dicha conducta se justifique por fuerza mayor. La caducidad por falta de explotacin es declarada por la autoridad administrativa competente, cuya decisin podr ser revisada en sede judicial. Cualquier persona con inters legtimo puede solicitar la declaracin de caducidad por falta de explotacin. La ley no prev un trmino de prescripcin para solicitar la caducidad por falta de explotacin. La caducidad deber ser asentada en los Registros y la extincin de la patente es total e irreversible.
El artculo bajo anlisis agrupa bajo la figura de la caducidad un conjunto de causales de extincin de distinta ndole, que no se identifican jurdicamente con el trmino caducidad. No se asemeja a la nocin de caducidad procesal, ni a la de caducidad en el derecho privado; Cabanellas, Guillermo, ob. cit., pg. 519. 68
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CAPTULO 7 EXTINCIN, NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES
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El artculo 62 LP no enumera entre sus incisos las causales de extincin por la nulidad de la patente, que se estudiarn a continuacin, ni tampoco por la expropiacin, causal que no es receptada en Ley de Patentes. 7.3. NULIDAD 7.3.1. Concepto La nulidad es la sancin legal que priva a un acto jurdico de sus efectos propios o normales, por adolecer de defectos originarios, orgnicos y esenciales, a travs de un 33 proceso de impugnacin y declaracin . 7.3.2. Caracteres Es una sancin (o da paso a una sancin). Esta sancin, o pena, consiste en la privacin de los efectos propios del acto jurdico defectuoso. Se sanciona a quien a sabiendas provoc la nulidad del acto, imponindole la obligacin de reparar los daos, la devolucin de lo recibido con motivo de ese acto y negndole los derechos que tena por causa del mismo. La nulidad declarada, significa esterilidad o ineficacia del negocio, privacin de sus efectos propios. En suma, la nulidad no es en s misma la sancin ntegra, sino el paso previo para poder aplicarla. De carcter legal. La sancin de nulidad slo puede ser establecida por la ley, es decir que no puede ser creacin de los magistrados o de la voluntad de las partes del acto. Esto no implica afirmar que la regla legal deba ser expresa. Es calificacin del acto jurdico. La nulidad es un concepto exclusivamente referido a los actos jurdicos; no hay pues nulidad de los actos ilcitos, ni de los hechos jurdicos ni de los simples actos voluntarios. Aniquila los efectos propios del acto. La nulidad priva al acto jurdico de sus efectos propios o normales; stos son los que las partes se propusieron lograr cuando celebraron el acto. Pero ello no impide que el acto produzca otros efectos no queridos. Excepcionalmente, la ley detiene el efecto destructivo de la nulidad, como ocurre frente a los terceros de buena fe que han adquirido a ttulo oneroso derechos sobre un inmueble, en virtud de un acto nulo o anulable (art. 1051 del Cdigo Civil). Por defectos originarios, orgnicos y esenciales. La nulidad es una ineficacia determinada por defectos del acto jurdico consistentes en la falta de algn requisito que conforme a la ley debe estar presente con anterioridad o contemporneamente al momento de la celebracin para que el acto sea vlido. Requiere de un proceso de impugnacin y declaracin: El acto defectuoso no es automticamente ineficaz, sino susceptible de serlo. Para declarar la ineficacia del acto defectuoso es necesario un pronunciamiento judicial 7.3.3. Efectos de la nulidad. Principio general La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado(Art. 1050 del C.C.). La solucin es lgica, puesto que anular implica tenerlo por no ocurrido. Inicialmente puede decirse que el efecto invalidatorio se proyecta hacia el pasado, reponiendo las cosas al estado que se encontraban antes <del otorgamiento del acto> y/o
Rivera, Julio Cesar, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Ed. Abelado-Perrot, Bs. As., 1994, Tomo II, pg. 948. 69
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celebracin del negocio; y hacia el futuro, pues el negocio no tendr ya aptitud para producir los efectos que las partes perseguan con su celebracin34. El efecto primordial de la declaracin de nulidad de un negocio jurdico, es la extincin de todos los derechos reales o personales causados en el negocio anulado; y por ende, el deber de restitucin de las cosas que se hubiesen transmitido con causa en ese negocio invlido. Sin embargo, como ya se expres, el principio antes aludido no es absoluto, y en aras de la proteccin de otros valores, se excepciona a favor de los terceros de buena fe que hubiesen adquirido derechos reales o personales a ttulo oneroso (Art. 1051 C.C.). Por lo dems, la nulidad priva al negocio de sus efectos normales , por lo que subsistiendo como hecho jurdico, puede producir otros efectos (Art. 1056 C.C.)35. 7.4. L AS NULIDADES EN EL DERECHO DE PATENTES 7.4.1. Tipos de nulidades que afectan a las patentes La Ley de Patentes no enumera las causales de nulidad, sino que opta por una redaccin genrica. As, el artculo 59 LP dice: Las patentes de invencin y certificados de modelos de utilidad sern nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravencin a las disposiciones de esta ley . A continuacin se analizan las distintas nulidades que afectan a los derechos del titular de la patente, siguiendo la clasificacin tradicional existente en materia de nulidades. 7.4.2. Actos nulos y anulables 36 Esta clasificacin se asimila a la de nulidad manifiesta y no manifiesta. Actos nulos son aquellos cuyo vicio se halla manifiesto en el acto mismo. El papel del juez es pasivo, se limita a comprobar la existencia de una invalidez declarada de pleno derecho por la ley. Es una nulidad precisa, rgida, insusceptible de estimacin cuantitativa, taxativamente determinada por la ley. El juez puede y debe declarar de oficio la nulidad. Una patente otorgada respecto de una invencin comprendida en las prohibiciones de patentamiento del artculo 7 de la LP sera nula. Por su parte, en el acto anulable, la anulacin depende de circunstancias de hecho, es flexible, variable, susceptible de valoracin judicial. Sera el caso de una patente cuya nulidad slo puede determinarse en base a una investigacin prolongada de los antecedentes correspondientes al estado de la tcnica relevante para determinar si ha cumplido con los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos. Una patente afectada por un vicio no manifiesto crea una apariencia de legitimidad. Es decir, algunas causales pueden resultar manifiestas surgiendo de un simple cotejo con informaciones o bancos de datos ms completos que los que puedan disponer nuestros registros, otras requerirn de un estudio ms profundo, como en los casos en los cuales se necesite la opinin de peritos para determinar si las reivindicaciones son incompletas o inadecuadas37.
Rivera, pg. 987. Rivera. ob. cit., pg. 987. 36 En referencia al acto jurdico de otorgamiento de la patente, o sea al ttulo de patente. 37 Kors, Jorge Alberto, Nulidad y caducidad de las patentes de invencin y de los modelos de utilidad. Procedimiento administrativo; en Derecho de Patentes El nuevo rgimen legal de las Invenciones y los Modelos de Utilidad , Obra colectiva, Coord. CORREA, Carlos. Ed Cuidad Argentina, Buenos Aires, ao 1999, pg. 237
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7.4.3. Nulidad absoluta y nulidad relativa La legislacin de patentes no establece en forma expresa qu encuadramiento corresponde, dentro de esta clasificacin, a las nulidades que ella prev. Tal encuadramiento debe determinarse, en consecuencia, en base al rgimen general de nulidades, establecido en los arts. 1048 y 1049 del Cdigo Civil. La nulidad absoluta obedece a una razn de orden pblico, de inters social; de ah que puede pedirla cualquiera y que, inclusive, el juez pueda y deba declararla de oficio, si apareciere manifiesta, aunque nadie la hubiera pedido. Los actos viciados de tal nulidad no pueden confirmarse, puesto que no se trata ya de amparar el inters de las partes intervinientes, sino el social. La accin derivada de una nulidad absoluta es imprescriptible. La nulidad relativa se establece exclusivamente en inters de las partes intervinientes, nicas que pueden pedirla, y esta accin prescribe por regla general a los10 aos (Art. 4023 CC). En el rgimen de patentes, sealan Cabanellas de Las Cuevas38 y Kors39 que las nulidades tienen el carcter de absolutas ya que el vicio del acto afecta a toda la comunidad. El inters privado del titular de la patente debe estar equilibrado con el del conjunto de la colectividad. El otorgamiento de un privilegio de uso y explotacin de una informacin tecnolgica priva al resto de la comunidad de utilizar libremente dichos conocimientos40. El carcter absoluto de las nulidades en materia de patentes es coherente con las disposiciones del artculo 64 de la LP, que autoriza a interponer la accin de nulidad a toda persona con inters legtimo. Tambin el Ministerio Pblico estar legitimado para solicitar la declaracin de nulidad de una patente. Por ltimo, la nulidad podr ser declarada de oficio cuando aparezca manifiesta en el acto, o sea en la misma patente. 7.4.4. Nulidad total o parcial El artculo 60 de la LP contempla expresamente la posibilidad de declarar nulidades parciales, cuando el vicio afecte slo a una parte de la patente. Si las causas de nulidad afectaran slo a una parte de la patente o del modelo de utilidad se declarar la nulidad parcial mediante la anulacin de la o las reivindicaciones afectadas por aquella. No podr declararse la nulidad parcial de una reivindicacin. Cuando la nulidad sea parcial, la patente ( ) seguir en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de ( ) una patente independiente . Las nulidades en principio parciales engendran la nulidad total del acto cuando las partes del mismo no directamente afectadas por la nulidad parcial no son susceptibles de existencia jurdica independiente. 7.4.5. Nulidad expresa y nulidad tcita o virtual El art. 1037 del Cdigo Civil establece Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurdicos que aquellas que en este Cdigo se establecen . Para la mayora de la doctrina civilista, no debe realizarse una interpretacin literal de este precepto ya que no es necesario que la palabra nulidad est expresada en la ley sino que basta que de sus disposiciones no pueda resultar otra consecuencia ms que la invalidez. Lo que el legislador ha querido evitar es que los jueces puedan fundarse en cualquier omisin o transgresin legal, para dictar una medida tan grave como es la anulacin de un acto; slo
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Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 532. Kors, Jorge Alberto, op. cit., pg. 239. 40 Kors, Jorge Alberto op. cit., pg. 239. 71
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cuando esta sancin surja claramente de la norma, sea expresa o implcitamente, puede el juez decretarla. En contra de esta postura, se expresa Kors, quien entiende que en materia de derechos industriales las nulidades son exclusivamente las que determinan la ley sin que exista posibilidad de deducirlas de la virtualidad de los hechos41. Por su parte, Cabanellas de Las Cuevas observa que las disposiciones del artculo 59 LP en materia de nulidades de patentes son tan amplias que resulta prcticamente imposible que se configure una nulidad de patente que no est comprendida en los trminos de ese artculo42. 7.4.6. Presuncin de validez de las patentes Un principio generalmente aceptado en el Derecho Comparado es el de presuncin de validez de las patentes. Tal principio es particularmente relevante en sistemas basados en el otorgamiento de patentes mediante la implementacin de un examen previo, como es el caso de la Argentina43. En consecuencia, las patentes slo pueden tenerse por nulas aplicndose los efectos generales de las nulidades una vez que ha sido judicialmente declarada como tal. Por otro lado, quien reclama o alega la nulidad de una patente tiene la carga de la prueba respecto de los extremos que den fundamento a esa nulidad. 7.4.7. Causales de Nulidad de las Patentes Existen diversas tcnicas legislativas para establecer las causales de nulidad de patentes. Algunas enumeran las causales concretas de nulidad; otras dejan librada la cuestin a las reglas generales en materia de nulidades de los actos jurdicos y una tercera metodologa sanciona con la nulidad a aquellas patentes otorgadas en violacin de la legislacin de patentes. Este ltimo es el sistema adoptado por el rgimen argentino. El artculo 59 LP dispone: Las patentes de invencin y certificados de modelos de utilidad sern nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravencin a las disposiciones de esta ley . Si bien como se advierte, el artculo no establece distinciones respecto de la violacin de las disposiciones sustantivas o procedimentales de la ley, debe interpretarse que no cualquier infraccin de la Ley de Patentes es suficiente para declarar la nulidad. As, una demora insignificante en el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos en la ley o una omisin menor en las publicaciones exigidas por la ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. Slo deben considerarse como causales de nulidad los vicios que afecten el cumplimiento de las condiciones sustantivas para el otorgamiento de patentes, aunque los mismos puedan suscitarse por motivos procesales. De esta forma, el suministro de informacin errada a la autoridad de aplicacin es, en principio, un vicio que tiene lugar en la esfera del procedimiento, pero si impide a la autoridad apreciar debidamente la configuracin de las condiciones de patentabilidad, afectar a aspectos sustantivos del rgimen de patentes y ser fundamento suficiente para la nulidad de la patente. Las principales causales de nulidad de las patentes son las siguientes:
Kors, Jorge Alberto, op. cit., pg. 236. Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 526 y 527. 43 Ibd., pg. 534 y 534. En el mismo sentido, Kors: En nuestro rgimen legal debe interpretarse que el otorgamiento de una patente o un certificado le concede presuncin de validez , Kors, Jorge Alberto, op. cit., pg. 231.
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a) Falta de novedad en la invencin La apreciacin de la existencia de este vicio es relativamente precisa, ya que una invencin no puede ser ms o menos nueva, depender de que sea conocida o no a la fecha relevante. Quien alega la falta de novedad debe probarlo a travs de un elemento destructivo de la novedad de la invencin patentada, o sea la existencia de las llamadas anterioridades . b) Falta de actividad inventiva La determinacin de la existencia de actividad inventiva supone la aplicacin de estndares relativamente imprecisos. Sin embargo, no se trata de probar un hecho negativo, sino de acreditar dos elementos positivos: el estado de la tcnica en el momento relevante y que la supuesta invencin patentada podra ser deducida de dicho estado en forma evidente por una persona normalmente versada en la materia. c) Falta de aplicacin industrial Quien alega la falta de aplicacin industrial deber demostrar el carcter abstracto de la invencin patentada. d) Tecnologas que no constituyen invenciones o invenciones no patentables Los artculos 6 y 7 LP enumeran ciertas tecnologas que no se consideran invenciones, y que por tanto no son patentables, as como otras que, aun siendo susceptibles de ser invenciones, son declaradas como no patentables por la ley. Por ejemplo, sern nulas las patentes que reivindiquen una teora cientfica o un mtodo matemtico o bien, aquellas que recaigan sobre material biolgico existente en la naturaleza. e) Descripcin insuficiente de la invencin Una descripcin insuficiente de la invencin constituye una violacin a lo dispuesto en el artculo 20 de la LP, acarreando la nulidad de la patente. Respecto del requisito exigido en el precitado artculo, acerca de que la descripcin incluya el mejor mtodo conocido para ejecutar y llevar a la prctica la invencin, deber ser evaluado a la fecha en que la descripcin haya sido formulada, no pudiendo atacarse su validez con motivo del desarrollo posterior de mtodos mejores para la ejecucin y puesta en prctica de la invencin. f) Exceso de la patente respecto de la solicitud El fundamento de la nulidad es claro, pues el rgimen de patentes vigente se basa en que no hay patente sin una solicitud que ponga en marcha el procedimiento correspondiente, y este requisito no podra obviarse en forma parcial, incluyndose reivindicaciones que no se encuentren en la solicitud, o dando a tales reivindicaciones una extensin mayor que la prevista en la solicitud44. Deber tenerse en cuenta que la solicitud cumple diversas funciones en el proceso de concesin de patente (fijacin de fechas de prioridad, comunicacin a terceros de la pretensin del solicitante) que se veran frustradas en caso de que la patente excediera del marco de la solicitud.
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Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 546 73
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g) Vicios formales en la solicitud No toda infraccin ocasiona la nulidad de la patente afectada. Es necesario que los vicios impidan que el procedimiento cumpla las funciones para las que ha sido destinado. Las infracciones deben ser de tal naturaleza y magnitud que impidan el examen debido de la solicitud o la formulacin de observaciones por parte de terceros. h) Conductas dolosas respecto de la autoridad de aplicacin La concesin de una patente es un acto jurdico. Ese acto jurdico resulta en consecuencia nulo si ha sido otorgado mediando una accin dolosa destinada a la obtencin de la patente. Resultan aplicables las reglas contenidas en los artculos 931 y subsiguientes del Cdigo Civil en materia del rgimen general del dolo. 7.4.8. Procedimiento para la declaracin de nulidad de una patente A diferencia de otros regmenes, como el alemn, el Derecho de patentes argentino no reconoce la posibilidad de que una patente sea dejada sin efecto en sede administrativa; la nulidad debe declararse judicialmente. La accin de nulidad puede ser interpuesta por quien tenga inters legtimo (artculo 64 de la LP), tanto por va de accin como de excepcin (artculo 65 LP). Es competente para entender en la accin de nulidad la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. 7.4.9. Efectos de la nulidad de una patente Los efectos son los que se derivan del rgimen general de nulidades normado en el Cdigo Civil, que a continuacin se enumeran. a) La declaracin de la nulidad de una patente, implica la invalidez de la misma con efectos erga omnes y consecuentemente desaparece el ius prohibendi derivado de la patente anulada. La sentencia que declare la nulidad ser notificada al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para su publicacin (Art. 66 LP). b) Quien hubiera obtenido ilcitamente la patente impugnada ser responsable por las consecuencias daosas de su conducta, en la medida en que haya actuado con dolo o culpa. c) La nulidad de una patente ocasiona la invalidez del contrato de licencia relativo a esa patente, ya que se ha afectado un elemento esencial del contrato, cual es su objeto. Con relacin a los efectos de la invalidez del contrato, existen dos posturas. La primera, predominante en el derecho comparado, sostiene que los efectos de la invalidez se producen hacia el futuro, por tanto, el licenciante tiene derecho a retener las regalas antes abonadas por el licenciatario. Se funda en que el licenciatario que ha obtenido beneficios de la explotacin de una patente nula, acta de mala fe, enriquecindose sin causa en caso de pretender la devolucin de las regalas que constituyen la contraprestacin ya abonada por la licencia45. La segunda tesis, critica el apartamento injustificado de las reglas generales en materia de efectos de las nulidades (artculos 1050 y 1052 del Cdigo Civil) argumentando que no hay razn para sostener que el licenciatario acta de mala fe o fraudulentamente por el solo hecho de requerir la devolucin de las regalas pagadas si no conoca el hecho que desencaden la
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Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 561.
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nulidad de la patente. En cuanto al enriquecimiento sin causa, el licenciatario tendra derecho a realizar la explotacin an sin haber obtenido la licencia, pues la patente que putativamente impeda tal explotacin ha demostrado ser nula. Por lo tanto, la posicin del licenciatario no es sino la de quien intenta recuperar los pagos efectuados para obtener el permiso de realizar cierta explotacin, cuando sta poda jurdicamente realizarse sin necesidad de autorizacin del licenciante46. Por otro lado y frente a los efectos generales de la nulidad declarada, el licenciatario no est obligado a devolver a terceros lo que hubiese obtenido de la explotacin de la patente nula, pues siempre que acte de buena fe estar protegido por los artculos 1051, 2412 y 2413 del Cdigo Civil. d) Las licencias obligatorias otorgadas en relacin con patentes nulas se extinguen juntamente con la nulidad de la patente a la que correspondieren. e) La declaracin de nulidad de una patente no determina por s sola la anulacin de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversin de stas en patentes independientes dentro de los noventa das siguientes a la notificacin de la declaracin de nulidad (Art. 61 LP). Este artculo se relaciona con las llamadas Patentes de Adicinque se encuentran reguladas en los arts. 51 y 52 LP. Cabe aclarar, sin embargo, que la mayora de la doctrina considera de cuestionable constitucionalidad el rgimen de patentes de adicin, toda vez que viola las exigencias mnimas requeridas por el ADPIC. f) La nulidad de la patente provoca que la invencin pase al dominio pblico, pudiendo ser explotada libremente. 7.4.10. Prescripcin de la accin de nulidad de patentes
Sern aplicables al caso las reglas generales en materia de prescripcin. Por tanto, si la nulidad es relativa, en virtud del artculo 4023 del Cdigo Civil el plazo aplicable es de 10 aos. Por su parte, si la nulidad es absoluta, la accin se vuelve imprescriptible. Ntese que en principio y como se analiz en el punto 7.4.3 (Nulidad absoluta y nulidad relativa), en materia de patentes la nulidad es absoluta. 7.5. C ADUCIDAD DEL D ERECHO DEL P ATENTADO No existe caducidad del derecho del titular de la patente, en sentido estricto, pues la falta de ejercicio del ius prohibendi no est contemplada como causal de extincin de la patente. No existe bajo la Ley de Patentes una figura de abandono de la patente, similar a la existente en diversos pases respecto de las marcas. Si el titular de la patente no ejerce su ius prohibendi, ello implica meramente la posibilidad fctica que tendrn los terceros de explotar ilcitamente la invencin patentada y -eventualmente- la prescripcin de las acciones respecto de tales infracciones, una vez expirados los trminos correspondientes. Aun en este caso, el infractor no adquiere un derecho a la invencin, ni se configura una situacin asimilable a la prescripcin adquisitiva, sino que simplemente van expirando las acciones respecto de infracciones determinadas segn transcurren los trminos de prescripcin liberatoria; las nuevas infracciones son plenamente punibles durante el trmino de prescripcin que a cada una de ellas resulte aplicable47.
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Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 561. Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 521 y 522.
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CAPTULO OCTAVO
8. VIOLACIN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE
8.1. La sancin penal a la violacin de los derechos de patente 8.1.1. Rgimen de la Ley de Patentes 8.1.2. Bien jurdico protegido 8.1.3. El delito de defraudacin de los derechos del inventor. (Artculo 75 LP). 8.1.4. Produccin en violacin de los derechos del titular de la patente. Otros actos violatorios. (Art. 76 LP). 8.1.5. Figuras agravadas. (Art. 77 LP). 8.1.6. Falsa invocacin de patente. (Art. 78 LP). 8.1.7. Reincidencia 8.1.8. Competencia en materia penal 8.2. La sancin y prevencin civil. Reparacin de los daos y perjuicios. Acciones judiciales 8.2.1. Sujetos legitimados 8.3. Medidas cautelares. La prevencin civil 8.3.1. El art. 85 de la LP. Identificacin del vendedor de productos en infraccin. 8.3.2. Incidente de explotacin 8.3.3. Carga de la prueba.
8.1. L A SANCIN PENAL A LA VIOLACIN DE LOS DERECHOS DE PATENTE Para que los derechos derivados de la patente tengan una existencia prctica efectiva y cumplan con los propsitos para los cuales son reconocidos es necesario que se vean acompaados de un rgimen sancionatorio eficaz. Se suele afirmar que una legislacin carente de sanciones penales para reprimir las infracciones a los derechos de patente sera inocua e inicua. Contra tal tesitura se alzan las crticas basadas en la ineficacia del rgimen represivo para impedir la violacin de los derechos estudiados. La escasa o nula aplicacin de las sanciones penales, sea por falta de conciencia social acerca de este tipo de delitos; por las dificultades que plantea el carcter altamente tcnico del derecho de patentes o por falta de capacidad material del sistema penal que obliga a ocuparse de los delitos de mayor gravedad, ha llevado a sostener que las acciones civiles son suficientes para proteger los intereses privados que el derecho de patentes ampara. Lo cierto es que la importancia del bien jurdico tutelado hace indispensable el refuerzo energtico de la voluntad preventiva, y para lograrlo no basta con quitar al transgresor lo que no era de l y obligarlo a indemnizar. La sancin jurdica debe ir ms all imponindole al infractor una obligacin ms gravosa, de forma tal que en un anlisis econmico de su conducta sea ms oneroso incumplir las mandas del sistema que beneficiarse con su violacin. En esta tendencia, la mayora de las legislaciones comparadas han establecido en su ordenamiento sanciones penales. La efectividad del sistema de patentes convertida en un problema mundial- ha adquirido un tratamiento especfico en el ADPIC, en el que los Estados parte se comprometieron a garantizar estndares mnimos de proteccin. 8.1.1. Rgimen de la Ley de Patentes La Ley de Patentes mantiene la metodologa empleada bajo la ley N 111, consistente en la utilizacin de sanciones civiles y penales respecto de la infraccin de los derechos del patentado. Las normas sancionatorias incluidas en los arts. 75 a 78 LP constituyen normas
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penales especiales. No estn incluidas en el Cdigo Penal, pero su carcter esencialmente penal hace que resulten aplicables subsidiariamente las reglas generales del Cdigo Penal48. Como se estudiar seguidamente, en el artculo 75 de la LP se adopta una figura general, comprensiva del comn de las infracciones contra los derechos conferidos por la patente, mientras que en el artculo 76 LP se delimitan casos concretos dentro del marco genrico previsto por el art. 75 LP. El art. 77 LP establece casos agravados de los delitos, mientras que el art. 78 LP reprime conductas que no estn dirigidas a amparar los derechos del patentado. 8.1.2. Bien jurdico protegido El bien jurdico protegido49 en materia de patentes se identifica con los derechos de exclusividad otorgados al titular de la patente. Tambin se integra con los fines mediatos buscados por el sistema de patentes: el progreso tcnico, el desarrollo econmico y la justicia en general. Ciertos aspectos de las normas penales de la Ley de Patentes protegen bienes jurdicos distintos al derecho de exclusividad del titular de la patente. As, el artculo 77 LP preserva los derechos de un inventor cuyo invento no ha sido an patentado. En este caso, el bien jurdico tutelado es el derecho del titular de un invento an no patentado a la preservacin de su carcter secreto. El artculo 78 LP tutela la veracidad de la informacin recibida por el pblico en relacin con productos o propaganda. 8.1.3. El delito de defraudacin de los derechos del inventor. (Artculo 75 LP) El art. 75 LP tipifica una figura genrica de delito, que ha llevado a algunos autores a considerarla una verdadera norma penal en blanco, con numerosos defectos que impiden su aplicacin eficaz. Se trata de un delito especfico del Derecho de Patentes, distinto de la defraudacin prevista en el Cdigo Penal, que sanciona toda conducta violatoria de los derechos exclusivos del titular de la patente. La conducta tpica se integra con las normas de la Ley de Patentes que definen los derechos exclusivos otorgados al titular de la patente. El artculo analizado establece que la defraudacin de los derechos del inventor ser reputada delito de falsificacin . Se critica la exposicin del artculo ya que el delito examinado es distinto del de falsificacin50 previsto por el Cdigo Penal y su pena (prisin de 6 meses a 3 aos y multa) es la especfica establecida en la Ley de Patentes. Asimismo, se seala que lo correcto hubiera sido aludir a los derechos del patentadoy no del inventorcomo hace el artculo, ya que los derechos tutelados son los del titular de la patente y no los de un inventor que no ha obtenido una patente. Al no establecer la LP el grado de culpabilidad requerido por el tipo penal, se entiende que slo se configuran frente al DOLO. El dolo en esta materia estar determinado por la intencin de realizar la conducta violatoria de los derechos exclusivos del patentado, generalmente explotar la invencin patentada. Se afirma que no puede argumentarse como causal de exoneracin el desconocimiento de la vigencia o de la existencia de la patente violada, toda vez que las mismas por su publicidad se presumen conocidas por todos. No es necesario para configurar el tipo que el titular de la patente sufra un dao como consecuencia del accionar delictivo.
As est expresamente establecido en materia de participacin, encubrimiento y prescripcin (art. 80 y 82 LP), pero se extiende a todos los aspectos de los delitos contemplados por la LP. 49 Entendido ste como valor ideal del orden social jurdicamente protegido en cuyo mantenimiento tiene inters la comunidad. Conf. Jexcheck, Tratado de Derecho Penal. Parte General (Barcelona, 1981) Citado por Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 592 50 Art. 292 C.P. El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero . 78
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CAPTULO 9 MODELOS DE UTILIDAD
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La sancin prevista en el artculo consiste en prisin de seis meses a tres aos y multa. Como se observa, las penas no son alternativas sino susceptibles de ser aplicadas conjuntamente. La Ley de Patentes no ha establecido el monto de la multa. Su fijacin, en virtud del art. 96 del Decreto Reglamentario ha sido delegada al Ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos. Ello ha motivado a algunos autores a sostener la inconstitucionalidad de la pena de multa, pues un elemento central de la configuracin de las normas punitivas no puede ser delegado al Poder Ejecutivo. 8.1.4. Produccin en violacin de los derechos del titular de la patente. Otros actos violatorios. (Art. 76 LP) El artculo 76 LP establece que: Sufrir la misma pena del artculo anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de los derechos conferidos a terceros por la presente ley: a) Produzca o haga producir uno o ms objetos en violacin de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad. b) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio de la Repblica Argentina uno o ms objetos de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad Ambas figuras estaran comprendidas en la genrica del art. 75 LP, puesto que las conductas tpicas implican violaciones a los derechos otorgados al titular de una patente. El artculo incrimina al que a sabiendas realice las conductas tpicas, por lo que en forma expresa, excluye las figuras culposas. El segundo inciso del artculo arroja alguna confusin terminolgica. Como se dijo, los delitos sancionan violaciones a los derechos conferidos. El contenido de esos derechos es el que surge del art. 8 de la LP. La confusin se origina toda vez, que poner en venta ; comercializar , exponer e introducir en el territorio de la Repblica Argentina no son trminos contenidos en el art. 8 de la LP, por lo que el art. 76 inc. b) parecera ampliar la esfera de proteccin de los derechos de patente. Lo cierto es que si no hay violacin de los derechos conferidos al titular de la patente no puede haber delito punible. 8.1.5. Figuras agravadas. (Art. 77 LP) El art. 77 de la LP impone las penas del art. 75 de la LP agravadas en un tercio a las conductas que seguidamente se analizan. a- Usurpacin o divulgacin de inventos no protegidos Art. 77: Sufrir la misma pena aumentada en un tercio: a) El que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento an no protegido . Es condicin necesaria que las conductas tpicas recaigan sobre una invencin que rena los requisitos exigidos por la Ley de Patentes y que la misma no haya sido patentada. La ley no exige el patentamiento posterior. Se trata de una disposicin que extiende sus efectos fuera del Derecho de Patentes protegiendo tecnologa an no patentada. La USURPACIN implica la apropiacin indebida del invento. No es necesario que el sujeto activo solicite el patentamiento de la misma, bastar para su configuracin el ejercicio de actos que slo son posibles para el titular de la patente. La DIVULGACIN consiste en la revelacin no autorizada de la invencin, de forma tal que coloque a sta fuera de la esfera controlada por el inventor, siendo innecesario exigir la comunicacin al pblico en general. Tratndose de violaciones de derechos relativos a
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conocimientos tcnicos no patentados, adems de configurar el delito de divulgacin contenido en la LP, constituirn delitos bajo las normas especficamente aplicables a la proteccin de los conocimientos tcnicos no patentados, como ser las que protegen a los secretos industriales y las que sancionan la competencia desleal, originando situaciones de concurso ideal. El art. 77 LP exige que el sujeto activo rena determinadas condiciones con relacin al inventor: debe tratarse de socios, mandatarios, asesores, empleados u obreros del inventor o causahabientes. Se tilda a esta enumeracin de imperfecta ya que debi haber exigido que esos sujetos tengan acceso a la invencin con motivo de su relacin con el inventor o sus causahabientes, a la vez que excluy a otros agentes como los contratistas o subcontratistas del inventor que bien pueden tener acceso a la invencin. b- Obtencin de la revelacin de un invento mediante corrupcin (Art. 77 inc. b LP) b) El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelacin del invento Este inciso guarda una estrecha vinculacin con el anterior. Se trata de obtener la divulgacin del invento corrompiendo a los sujetos enunciados en la norma a travs del pago de una contraprestacin o promesa de contraprestacin por la revelacin del invento. c- Violacin de la obligacin de secreto (Art. 77 inc. c LP) c) El que viole la obligacin del secreto impuesto en esta ley . Es necesario analizar cul es la obligacin de secreto que impone la Ley de Patentes. As se observa que el art. 25 LP establece que la solicitud de patente en trmite ser confidencial hasta el momento de su publicacin. Asimismo, Cabanellas considera que con posterioridad a la publicacin mantiene el carcter confidencial toda la informacin que no haya sido divulgada. A su vez, el art. 70 de la LP obliga al personal de la Administracin Nacional de Patentes que intervenga en la tramitacin de las solicitudes, a guardar secreto respecto del contenido de los expedientes. Por ello, el delito previsto en este inciso slo puede cometerse frente a una patente que ha ingresado en la esfera administrativa. La norma plantea una superposicin con el delito de violacin de secretos (Art. 156 del Cdigo Pena.), que puede dar lugar a situaciones de concurso ideal o bien el encuadramiento de la conducta en la figura analizada por razones de especificidad. 8.1.6. Falsa invocacin de patente (Art. 78 LP) Seala el art. 78 de la LP que se impondr multa al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirve en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al pblico en error en cuanto a la existencia de ellos La conducta punible consiste en la invocacin de titularidad o de derechos inexistentes sobre una patente. La norma tutela los intereses del pblico consumidor. Por lo tanto, no se dirige a la proteccin de los derechos derivados de la patente, tan es as, que ni siquiera es necesario la existencia de una patente para que el delito contemplado en el art. 78 LP se configure. Asimismo, puede configurarse el delito cuando la patente invocada no est vigente, pertenezca a otra persona, o bien cuando el sujeto activo del delito no sea el licenciatario de la patente. Es preciso que las indicaciones engaosas consten en los productos o en la propaganda que de los mismos realice el sujeto activo. Esas manifestaciones arteras deben ser capaces de inducir al pblico a error, no siendo necesario que dicho error sea efectivo.
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8.1.7. Reincidencia El art. 79 de la LP establece un rgimen de reincidencia especfica, slo aplicable a los delitos contemplados en dicho plexo normativo. A diferencia del sistema establecido en el Cdigo Penal, en donde la reincidencia funciona como un agravante que debe ser evaluado por el Juez al momento de establecer la pena (art. 40 y 41 del CP), la Ley de Patentes dispone directamente la duplicacin de la pena en caso de reincidencia. Habr reincidencia en aquellos casos en que se haya cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad51. 8.1.8. Competencia en materia penal Establece el art. 89 de la LP la competencia de los tribunales federales en lo criminal y correccional. Ello debe ser integrado con el Cdigo Procesal Penal de la Nacin que dispone la competencia de los tribunales del lugar de comisin del delito.
8.2. L A SANCIN Y PREVENCIN CIVIL . R EPARACIN DE LOS DAOS Y PERJUICIOS . ACCIONES JUDICIALES La violacin a los derechos de patente repercute negativamente en la esfera de inters del titular de la patente. Las acciones civiles se orientan a reparar los efectos de las conductas antijurdicas. Lgicamente, la responsabilidad civil, proveniente de la violacin a los derechos de patente estar regida por los principios generales de la responsabilidad civil y las normas de la Ley de Patentes en la materia, debern ser interpretadas conjuntamente con las del Cdigo Civil El art. 81 de la LP establece dos acciones: a) la de daos y perjuicios y b) la de cese de explotacin ilcita. Para ejercer la primera, se deben reunir todos los presupuestos de la responsabilidad civil (dao, imputabilidad, antijuridicidad y nexo de causalidad). En cambio, en la accin de cese de explotacin ilcita, puede no existir dao. Esta ltima es una importante herramienta para superar las incertidumbres propias del objeto y del mbito de proteccin de las patentes. 8.2.1. Sujetos legitimados El art. 81 de la LP establece que los sujetos legitimados para iniciar las acciones civiles de responsabilidad civil y de cese de explotacin ilcita son: * Titular de la patente * Licenciatario Por su parte el art. 40 LP, dispone que el licenciatario puede ejercer las acciones legales siempre que el titular de la patente no las ejerza por s mismas. Teniendo en cuenta que los daos y perjuicios sufridos por el titular de la patente son independientes de los que haya sufrido el licenciatario, de forma tal que la accin iniciada por el titular no suple la que le corresponda al licenciatario, y a fin de resolver la contradiccin entre las normas invocadas, se sostiene que el art. 81 LP es de plena aplicacin para la accin de daos y perjuicios, estando legitimados para dicha accin tanto el titular como el licenciatario sin condicionamientos. Por el contrario, respecto de la accin de cese de la explotacin ilcita encontrara plena aplicacin el art. 40 LP. La accin deber ser entablada por el titular de la patente, pero si l no ejerce su derecho, resulta legtimo que los
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Ver art. 50 CP. 81
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licenciatarios ante la inaccin del titular- queden autorizados para proteger su derecho contra quien no obtuvo una licencia legtima. Como el art. 40 de la LP no fija un plazo en el que el titular deba iniciar las acciones, el licenciatario deber intimarlo a tal efecto, otorgndole un plazo razonable, vencido el cul quedar satisfecha la condicin establecida en el art. 40 habilitando al licenciatario a iniciar las acciones correspondientes. 8.3. MEDIDAS CAUTELARES . L A PREVENCIN CIVIL Se afirma que la nueva meta del derecho civil contemporneo se centra en la denominada tutela preventiva, esto es privilegiar la prevencin del dao sobre su reparacin. Las medidas cautelares apuntan a evitar que se cometan las infracciones a los derechos tutelados y a asegurar los medios de prueba. Cobran en materia de Derechos Intelectuales una importancia relevante atento el problema de la delimitacin del objeto protegido y la incertidumbre sobre su extensin. Las medidas cautelares son elaboradas por la doctrina procesal y plasmadas en los cdigos de rito (embargo preventivo, inhibicin general; prohibicin de innovar, medida innovativa, etc.). A ellas se refiere el art. 83 del Decreto Reglamentario. Sin embargo, el art. 83 y sig. de la LP, describe otras medidas cautelares aplicables especficamente al Derecho de Patentes, que tienen como finalidad asegurar la prueba impidiendo al infractor que se deshaga de objetos y documentos relacionados con su actividad ilcita. Establece el art. 83 LP MODIFICADO POR LEY 25.859: I. Previa presentacin del ttulo de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podr solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares: a) El secuestro de uno o ms ejemplares de los objetos en infraccin, o la descripcin del procedimiento incriminado; b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las mquinas especialmente destinadas a la fabricacin de los productos o a la actuacin del procedimiento incriminado. II. Los jueces podrn ordenar medidas cautelares en relacin con una patente concedida de conformidad con los artculos 30, 31 y 32 de la ley, para: 1) Evitar se produzca la infraccin de la patente y, en particular, para evitar que las mercancas ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancas importadas, inmediatamente despus del despacho de aduana; 2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccin, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones: a.- Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada vlida; b.- Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causar un dao irreparable al titular; c.- El dao que puede ser causado al titular excede el dao que el presunto infractor sufrir en caso de que la medida sea errneamente concedida; y d.- Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente. Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destruccin de pruebas, los jueces podrn otorgar esas medidas inaudita altera parte.
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En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerir que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo mximo de quince (15) das. En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artculo, los jueces ordenarn al solicitante que aporte un fianza o garanta equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos . Como se advierte, las medidas apuntadas en el punto I tienen como finalidad asegurar la prueba impidiendo al infractor que se deshaga de objetos y documentos relacionados con su actividad ilcita, a excepcin del embargo de los objetos y mquinas. Esta ltima medida puede trabar la operatoria comercial del demandado, por lo que se afirma que la misma debe caducar frente a la caucin extendida por el accionado en el incidente de explotacin (art. 87 LP). En relacin al punto II, se discute si su inclusin en la ley de Patentes imiplica una reglamentacin de la medida cautelar prevista en el art. 50 del Trips o bien si se trata de una medida independiente52. Las normas de la Ley de Patentes en materia de medidas cautelares deben ser interpretadas conjuntamente con las normas procesales aplicables a este instituto (Art. 83 del Decreto Reglamentario). Las medidas cautelares son accesorias, siempre estn vinculadas a un proceso principal, el cual deber ser iniciado en el trmino de 15 das para que la medida no caduque, perdiendo su vigencia (Art. 86 L.P.). Se despachan inaudita et altera pars, a fin de no afectar la eficacia que llevan implcitas, que sin dudas se vera frustrada si se diera intervencin a la contraparte. Para garantizar la igualdad de los litigantes se exige la prestacin de una contracautela como garanta de pago de los posibles daos y perjuicios que la medida irrogue en caso de resultar ilegtima. Esa contracautela es estimada por el juez, segn el caso, pudiendo consistir en caucin juratoria, personal o real. Es necesario acreditar en todos los casos peligro en la demora y el denominado fumus bonis iuris, la apariencia o verosimilitud del derecho invocado, que el art. 83 de la LP establece al exigir al damnificado la presentacin del ttulo de la patente. 8.3.1. El art. 85 de la LP. Identificacin del vendedor de productos en infraccin Establece el art. 85 de la LP que El que tuviere en su poder productos en infraccin deber dar noticias completas sobre el nombre de quien se los haya vendido o procurado, su cantidad y valor, as como sobre la poca en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cmplice del infractor Esta norma que se orienta a aportar pruebas sobre los infractores a los derechos de patente, crea sobre el intimado una presuncin en su contra, la de ser cmplice del infractor, de la que slo se libera identificando al proveedor de los mismos. La disposicin es cuestionable, atento que viola la presuncin constitucional de inocencia y establece una exigencia de autoincriminacin. 8.3.2. Incidente de explotacin El denominado incidente de explotacines una medida cautelar que est expresamente regulada en el art. 87 de la LP y que tiene como finalidad reducir los daos y perjuicios que
52 Ver fallo Bristol Myers Company de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I Publicado en: LA LEY 06/07/2007
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pueda causar al actor la explotacin ilcita o bien al demandado la suspensin de la explotacin lcita. El art. 87 LP MODIFICADO POR LEY 25.859 dispone En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artculo 83 de la presente ley, el demandante podr exigir caucin al demandado para no interrumpirlo en la explotacin del invento, en caso de que ste quisiera seguir adelante con ella . Como seala Cabanellas, el incidente de explotacin supone resolver un conflicto de difcil solucin entre los intereses del actor y los del demandado. El actor pretende el cese inmediato de la conducta violatoria de sus derechos, y dada la complejidad y duracin de los juicios en materia de patentes no quiere esperar la sentencia que dirima finalmente la controversia. Pretende evitar la competencia de quien explota ilcitamente la invencin durante una parte sustancial de la vida de la patente. A su vez, el demandado aspira a continuar con una explotacin cuya ilicitud es generalmente incierta debido a las complejidades del rgimen de patentes y a la frecuencia con que las mismas pese a la presuncin de validez de que gozan- son declaradas nulas. Mediante la disposicin contenida en el art. 87 LP el actor obtiene una garanta que le permite asegurarse la percepcin de los daos y perjuicios ocasionados por la explotacin indebida. Cuando el art. 87 habla de casos en los cuales no se hubiera otorgado medida cautelar de conformidad con el art. 83 se refiere a las medidas que tienen por objeto frenar la explotacin y no las que simplemente preservan la prueba. 8.3.3. Carga de la prueba En materia de prueba, se aplicarn las normas generales, esto es el actor deber acreditar los hechos constitutivos de la demandada y el demandado los impeditivos o extintivos. El artculo 88 de la LP MODIFICADO POR LA LEY 25.859 regula un supuesto de excepcin a este principio: A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarn que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado. No obstante, los jueces estarn facultados para ordenar que el demandante pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtencin del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infraccin, de un producto idntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento, pero no en infraccin originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado. En la presentacin de prueba bajo este artculo, se tendrn en cuenta los legtimos intereses de los demandados en cuanto a la proteccin de sus secretos industriales y comerciales .
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CAPTULO NOVENO
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MODELOS DE UTILIDAD
9.1. Concepto. Objeto protegido 9.2. Rgimen legal 9.3. Elementos 9.3.1 Forma o disposicin 9.3.2 Objeto conocido de uso prctico 9.3.3. Funcionalidad 9.4 Requisitos objetivos de proteccin 9.4.1. Novedad relativa 9.4.2. Aplicacin Industrial. 9.4.3. Ausencia del requisito de altura inventiva 9.5 Exclusiones de proteccin. 9.6 Requisitos subjetivos de proteccin 9.7 Procedimiento 9.8 Derechos derivados del certificado de modelo de utilidad 9.9 Plazo de proteccin.
9.1. C ONCEPTO . O BJETO P ROTEGIDO Los certificados de modelo de utilidad protegen una especie creativa caracterizada por la nueva forma o disposicin obtenida o introducida en objetos conocidos que se presten a un trabajo prctico, en cuanto estas nuevas formas mejoren la funcionalidad a la que est destinada el objeto. Lo que se protege no es el objeto en s, sino la creacin intelectual consistente en la forma o disposicin novedosa, en cuanto mejora la funcionalidad del objeto al cual se aplican. Por ejemplo: el espaciamiento de parte de los dientes de un peine que le permita peinar distintos tipos de cabellera. Dispone el art. 53 LP: Toda disposicin o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo prctico, en cuanto importen una mejor utilizacin en la funcin a que estn destinados, conferirn a su creador el derecho exclusivo de explotacin, que se justificar por ttulos denominados certificados de modelos de utilidad. Este derecho se conceder solamente a la nueva forma o disposicin tal como se la define, pero no podr concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de proteccin de una patente de invencin vigente . 9.2. R GIMEN L EGAL La figura de los modelos de utilidad fue introducida por primera vez en nuestra legislacin en el ao 1995 a travs de la Ley N 24.481 (Ley de Patentes). Los arts. 53 a 58 de la LP contienen disposiciones especficas referidas a los modelos de utilidad. Por su parte, el art. 58 LP dispone: Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invencin que no le sean incompatibles . En consecuencia, las normas de la Ley de Patentes relativas al procedimiento, sujetos, efectos, transmisin, licencias obligatorias y otras restricciones a los derechos del titular de la patente, extincin de los derechos, sanciones, entre otras, resultan de aplicacin a los modelos de utilidad. Se analizarn en este captulo aquellas normas que revistan alguna particularidad especfica en funcin del objeto protegido.
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9.3. E LEMENTOS Los tres elementos que caracterizan la creacin intelectual susceptible de proteccin a travs de los certificados de modelo de utilidad son: a) forma, b) objeto de uso prctico y c) funcionalidad. A continuacin se analizar cada uno de ellos. Previamente se destaca que debe haber necesariamente una interrelacin entre estos elementos para que proceda la proteccin: la forma debe promover la funcionalidad del objeto de uso prctico al cual se aplica. 9.3.1. Forma o disposicin El art. 53 primera parte LP habla de toda disposicin o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos... El concepto de forma no debe limitarse a la configuracin de un objeto determinado o al aspecto exterior de un objeto. Debe entenderse por forma todo aquello que ocupa lugar en el espacio, incluyendo en consecuencia tanto la forma en su aspecto exterior o forma hacia afueracomo la forma hacia adentro . El trmino disposicin se refiere a la ubicacin de los elementos. Poli53, al igual que otros autores, considera que la disposicin es una especie del gnero forma La forma debe cumplir ciertos requisitos para obtener la tutela legal, que seguidamente se analizan. a- Forma perceptible La forma debe ser perceptible. No es necesario que lo sea a travs de la vista, sino que basta con que sea perceptible por cualquiera de los sentidos humanos. En correspondencia con el concepto amplio de forma espacial que se analiz en el punto 9.3.1 precedente, no es necesario que sta sea perceptible de inmediato, sino que es suficiente que lo sea luego de desarmar el objeto que la incluye.54 b- Forma determinada La forma debe estar delimitada en el espacio y tener cierta permanencia en el tiempo. No revisten este carcter los procedimientos ni las formas que circunstancialmente puedan tomar elementos lquidos o gaseosos. c- Forma tcnica Otro requisito exigido para que proceda la tutela legal es que la forma tenga carcter tcnico, es decir, que resuelva un problema tcnico. Se discute si las formas consistentes en el empleo de colores son susceptibles de tutela. En la medida en que las mismas cumplan una funcin tcnica, sern protegibles a travs del certificado de modelos de utilidad. Por ejemplo, la pintura particularmente llamativa de un faro. Aquellas formas que slo sirvan a un fin esttico o distintivo quedarn fuera del mbito de proteccin de los modelos de utilidad.
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Poli, Ivn Alfredo, El modelo de Utilidad, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1982, pg. 47. Poli, Ivn Alfredo, ob. cit., pg. 48.
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9.3.2. Objeto conocido de uso prctico (utilidad tcnica) El artculo 53 LP dispone que la nueva forma debe obtenerse o aplicarse o introducirse en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo prctico Todos los elementos que menciona la norma quedan incluidos en el concepto amplio de objeto . El trmino objeto se entiende como sinnimo de cosa. A su vez, debe reunir ciertos requisitos. a) Objeto conocido. La forma debe aplicarse sobre un objeto conocido. Si se trata de un objeto desconocido, se estar ante una invencin patentable, y la proteccin mediante modelos de utilidad ser prcticamente irrelevante.55 b) Objeto apto para un trabajo prctico. Para Cabanellas, esto significa que deber ser susceptible de ser utilizado en la produccin de bienes o servicios56. Quedan as incluidas las mquinas, herramientas, partes, insumos, y an aquellos bienes de consumo instantneo o breve que se presten a un trabajo prctico (fsforos, servilletas, velas, etc.). c) Objeto susceptible de disposicin o forma. Para que la forma pueda aplicarse al objeto, es necesario que ste sea una cosa corporal (que ocupe un lugar en el espacio), en estado slido y en cierta medida permanente en el tiempo. No son, por tanto, objetos susceptibles de forma los lquidos, gases, programas de computacin, procedimientos, entre otros. 9.3.3. Funcionalidad El modelo de utilidad protegible debe permitir que el objeto al que se refiera pueda utilizarse de mejor manera que si careciera de la disposicin o forma novedosa propuesta.57 Debe mediar una relacin causal entre la forma introducida y la mejora funcional del objeto. El fin til promovido por la nueva forma no se circunscribe a una aplicacin industrial o comercial del objeto. Es igualmente protegible una forma que, por ejemplo, promueva un fin ldico de un juguete. Slo quedaran excluidas las formas que promuevan nicamente un fin esttico, ya que se estara dentro del mbito de proteccin de los modelos y diseos industriales amparados por el decreto N 6673/63. No es necesario que se trate de la mejor de todas las formas posibles, pero s debe permitir cierta ventaja respecto del estado actual del objeto. Las ventajas pueden consistir en economas de tiempo, energa o trabajo, eficacia o comodidad en la utilizacin o empleo del objeto, mayor facilidad o economa en la fabricacin del objeto, etc. Ntese que en los casos en que la ventaja consista en una economa en la fabricacin de un objeto, sta deber ser consecuencia de una nueva forma aplicada al objeto que permita su produccin de manera ms ventajosa, pero no de formas aplicadas a los procedimientos de fabricacin del objeto.
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Cabanellas. Ob. Cit., pg. 806. Cabanellas. Ob. Cit. pg. 806. 57 Cabanellas. Ob. Cit. Pg. 810. 87
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9.4. R EQUISITOS OBJETIVOS DE PROTECCIN El art. 55 LP dispone: Sern requisitos esenciales para que proceda la expedicin de estos certificados que los inventos contemplados en este ttulo sean nuevos y tengan carcter industrial; pero no constituir impedimento el que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgadas en el exterior . A continuacin se analizar cada uno de estos requisitos. 9.4.1. Novedad La novedad se exige respecto de la forma en cuanto a su finalidad prctica. No se exige novedad respecto del objeto al cual se aplica la forma o disposicin (que como se expres en el punto 9.3.2 debe ser conocido), ni de la forma aisladamente considerada. El uso de una forma conocida (como una esfera, un cubo, etc.) no es bice per se para la proteccin, siempre que la misma otorgue una finalidad prctica novedosa. El criterio de novedad se evala con los mismos parmetros que para la invencin patentable estudiados en el punto 2.4.1(Novedad). Si bien el artculo 55 dispone en su ltima parte que no constituye impedimento el hecho de que el invento se hubiera divulgado en el exterior, no significa que cualquier persona pueda usurpar un invento ajeno divulgado en el exterior pero desconocido en nuestro pas y protegerlo como propio. Esto ira en contra de nuestra Constitucin Nacional que disponde que todo autor o inventor es propietario de su invento (art. 17 CN). La divulgacin o conocimiento del modelo de utilidad en el exterior, no es bice para tener por acreditado el requisito siempre que hubiera sido divulgada por el propio inventor. Esto se relaciona con lo dispuesto por el art. 55 del decreto reglamentario. a- Excepciones a la prdida de novedad Resultan de aplicacin las mismas excepciones que rigen respecto de la novedad exigida para las invenciones patentables y que fueron analizadas en el punto 2.4.1 a), es decir: la prioridad internacional y la divulgacin por parte del inventor. Sin embargo, el plazo de gracia previsto para la excepcin de divulgacin por parte del inventor, se reduce a 6 meses en virtud de lo dispuesto por el art. 55 del Decreto Reglamentario que a continuacin se transcribe. Se considerar que la novedad del invento no ha sido quebrada cuando sea el solicitante quien haya hecho conocer o haya divulgado en el exterior el invento objeto de modelo de utilidad, dentro de los SEIS (6) meses previos a la presentacin de la solicitud respectiva en la Repblica Argentina. 9.4.2. Aplicacin industrial Este requisito es el mismo que se exige para las patentes de invencin. Aplicado a los modelos de utilidad, significa que la forma espacial debe ser susceptible de ser reproducida en serie y de ser utilizada en la prctica para satisfacer necesidades concretas. 9.4.3. Ausencia del requisito de actividad inventiva No es necesario que los modelos de utilidad tengan actividad inventiva para ser protegibles. As lo dispone expresamente el art. 55 LP. En consecuencia, an aquello que
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pueda derivarse de manera obvia del estado de la tcnica en su conjunto, puede ser protegido mediante certificado de modelo de utilidad. Dado que la Ley de Patentes muchas veces habla de inventosal momento de regular los modelos de utilidad, podra interpretarse que se exige algn grado, aunque menor, de creacin intelectual. Cabanellas sostiene que esto no es posible frente a los trminos claramente excluyentes de este requisito que utiliza el art. 55 LP.58 9.5. E XCLUSIONES DE PROTECCIN Resultan de aplicacin a los modelos de utilidad las condiciones negativas de patentabilidad y las excepciones de patentabilidad (arts. 6 y 7 LP), que fueron analizadas en los puntos 2.5y 2.6, respectivamente, a los cuales se hace remisin. A su vez, el art. 53 LP ltima parte dispone: no podr concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de proteccin de una patente de invencin vigente . Esto implica que no se admite el otorgamiento de certificados de modelos de utilidad dependientes de patentes ya otorgadas. 9.6. R EQUISITOS SUBJETIVOS DE PROTECCIN No habiendo una norma expresa que regule este tema, resulta de aplicacin el art. 13 LP. Cabanellas advierte la importancia prctica de la aplicacin de este artculo en cuanto a la proteccin de los modelos de utilidad. En virtud de que, por aplicacin de dicho artculo, el derecho a presentar la solicitud corresponder al creador del modelo de utilidad o su derechohabientes. El mero copista o reproductor de un modelo creado por un tercero no tendr derecho a obtener el certificado de modelo de utilidad.59 9.7. P ROCEDIMIENTO El procedimiento para la obtencin del certificado de modelos de utilidad es el mismo que se estudi en el Captulo 3 para las patentes de invencin, con las particularidades previstas en los arts. 56 y 57 LP El art. 56 establece los elementos que se acompaarn con la solicitud de certificado de modelo de utilidad: a) ttulo, b) descripcin, c) reivindicaciones y d) dibujos. Es necesario que en la descripcin y en las reivindicaciones se redacte el nexo causal que debe existir entre la forma y la funcionalidad que se le aporta a travs de ella al objeto. Los dibujos en el campo de los modelos de utilidad cobran mayor importancia que en el mbito de las patentes, toda vez que ilustran directamente el objeto de proteccin. El art. 57 LP dispone: Presentada una solicitud de modelo de utilidad, se examinar si han sido cumplidas las prescripciones de los artculos 50 y 53. Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el prrafo anterior, o subsanado cuando ello fuere posible, se expedir el certificado .
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Cabanellas. Ob. Cit. Pg. 810. Cabanellas. Ob. Cit. Pg. 811. 89
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Aclrese que la correcta remisin del artculo debi haber sido a los arts. 53 y 56 de la LP. No debe interpretarse de la redaccin de la ltima parte del artculo 57 LP, que no resultan aplicables el resto de los pasos procesales previstos para el otorgamiento de una patente (publicacin, observaciones, etc.). Los requisitos procedimentales para la obtencin de una patente rigen plenamente en materia de modelos de utilidad. Esto se ve reforzado con lo dispuesto por el art. 58 del Decreto Reglamentario. 9.8. D ERECHOS DERIVADOS DEL CERTIFICADO DE MODELO DE UTILIDAD Las disposiciones especficas relativas a modelos de utilidad no delimitan el contenido especfico del derecho exclusivo de explotacin que genricamente reconoce el art. 53 LP al titular de un certificado de modelo de utilidad. Resulta por tanto aplicable el inciso a) del art. 8 LP, cuyo contenido fue analizado en el punto 5.2 (Derechos patrimoniales del Inventor). Por el contrario, no ser de aplicacin el inciso b) del art. 8 LP, toda vez que regula los derechos del titular de una patente de procedimiento, lo cual resulta incompatible con la figura aqu analizada. 9.9. P LAZO DE PROTECCIN El plazo de proteccin de los modelos de utilidad es ms limitado que el de las patentes de invencin, conforme lo establece el art. 54 LP El certificado de los modelos de utilidad tendr una vigencia de DIEZ (10) aos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacin de la solicitud .
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BIBLIOGRAFA
BAYLOS CORROZA, H., Tratado de derecho industrial, (Madrid, 1978). Editorial Civitas. BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemn, (Madrid, 1968). Edicin del autor. BERGEL, Salvador D., Derecho de Patentes, (Buenos Aires, 1996) Ediciones Ciudad Argentina. BREUER MORENO, P. C., Tratado de las patentes de invencin, (Buenos Aires, 1957). Editorial Abeledo-Perrot, Volumen I. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invencin, (Buenos Aires, 2001). Editorial Heliasta. CORREA, Carlos M., ADPIC - Rgimen internacional de la propiedad intelectual, (Buenos Aires, 1998). Ediciones Ciudad Argentina. CORREA, Carlos M., BERGEL, Salvador D., Patentes y Competencia, (Santa Fe, 1996). Editorial Rubinzal-Culzoni. CORREA, Carlos (coordinador), Derecho de Patentes El nuevo rgimen legal de las Invenciones y los Modelos de Utilidad , (Argentina 1999) Ediciones Ciudad Argentina. FASULINO, Eduardo J., La innovacin tecnolgica Anlisis econmico-jurdico de los sistemas de promocin, 2da. ed., (Buenos Aires, 2001). Editorial Heliasta. GIMENO ULLASTRES, Juan A., GUIROLA LPEZ, Jos M., Introduccin a la economa. Microeconoma, (Madrid, 1997). Editorial McGraw-Hill. GOMEZ SEGADE, J. A., Patentabilidad ; en La modernizacin del Derecho espaol de patentes, (Madrid, 1984). HIRONAKA, Ann, Changing meanings, changing institutions: An institutional analysis of patent legislation, en Sociological Inquiry , Volumen 72, Nmero 1, Invierno 2002. KESAN, Jay P., Intellectual property protection and agricultural biotechnology A multidisciplinary perspective, en American Behavioral Scientist , Volumen 44, Nmero 3, Noviembre 2000. KINGSTON, William, Innovation needs patents reform, en Research Policy , (2001), Volumen 30. KORS, Jorge Alberto, Nulidad y caducidad de las patentes de invencin y de los modelos de utilidad. Procedimiento administrativo; en Derecho de Patentes El nuevo rgimen legal de las Invenciones y los Modelos de Utilidad , Obra colectiva, Coord. CORREA, Carlos. (Buenos Aires, 1999) Ediciones Cuidad Argentina. MONCAYO, Andrs, El nuevo rgimen de patentes de invencinen Derecho de Patentes, (Buenos Aires, 1998). Ediciones Ciudad Argentina. PEREZ PEREZ, M., Invenciones laborales de trabajadores, profesionales, universitarios y personal investigador; (Madrid, 1994). POLI, Alfredo, La patente de invencin como instrumento monoplico en el derecho norteamericano, en Revista del Derecho Industrial , (Buenos Aires, 1979), Ao 1, Nmeros 13. POLI, Ivn Alfredo, El Modelo de Utilidad, (Buenos Aires, 1982) Ediciones Depalma.
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.c
.d o
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.c
RIVERA, Julio Cesar, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Editorial Abeledo-Perrot.
(Bs. As., 1994)
SHERWOOD, Robert M., Propiedad intelectual y desarrollo econmico, (Buenos Aires, 1995). Editorial Heliasta. THUROW, Lester, Needed - a new system of intellectual property rights, en Harvard Business Review , (Boston, Septiembre-Octubre 1997). Volumen 75, Nmero 5.
92
BIBLIOGRAFA
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1. DERECHO DE PATENTES ............................................................................................ 1
1.1. Definicin...............................................................................................................................1 1.2. Marco normativo ...................................................................................................................1 1.3. Elementos..............................................................................................................................1 1.4. Caracteres .............................................................................................................................2 1.5. Naturaleza jurdica ................................................................................................................2 1.5.1. Teora del derecho de propiedad.....................................................................................3 1.5.2. Categora sui gneris......................................................................................................3 1.5.3. Derecho de explotacin exclusiva ...................................................................................3 1.5.4. Derecho de monopolio ....................................................................................................4 1.5.5. Concesin estatal ...........................................................................................................4 1.6. Fundamento del derecho de patentes..................................................................................4 1.6.1. Introduccin ....................................................................................................................4 1.6.2. Argumentos favorables al reconocimiento de las patentes...............................................5 a) Remisin al fundamento del derecho de propiedad.........................................................5 b) Argumento dikelgico: derecho natural del inventor.........................................................6 c) Incentivo para la creacin de tecnologa..........................................................................7 1.6.3. Argumentos contrarios al reconocimiento de las patentes ...............................................8 a) Costo mayor al beneficio ................................................................................................8 b) Injustificada restriccin de la competencia y al libre comercio..........................................8 1.7. Implicancias del principio de territorialidad ........................................................................9
2. LA INVENCIN PATENTABLE ................................................................................... 11

2.1. Concepto legal ....................................................................................................................11 2.2. Clases de patentes: patentes de producto y de procedimiento........................................12 2.3. Diferencias con otros institutos .........................................................................................12 2.3.1. Derecho de autor ..........................................................................................................12 2.3.2. Modelos de utilidad .......................................................................................................13 2.3.3. Marcas y designaciones comerciales ............................................................................13 2.3.4. Derecho de obtentor .....................................................................................................13 2.3.5. Proteccin de los conocimientos tcnicos secretos y confidenciales..............................13 2.4. Requisitos positivos de patentabilidad..............................................................................13 2.4.1. Novedad .......................................................................................................................13 a) Excepciones a la prdida de novedad...............................................................................15 2.4.2. Actividad Inventiva ........................................................................................................15 2.4.3. Aplicacin industrial ......................................................................................................16 2.5. Condiciones negativas de patentabilidad ..........................................................................17 2.5.1. Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos........................17 2.5.2. Las obras literarias o artsticas o cualquier otra creacin esttica, as como las obras cientficas 17
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2.5.3. Planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econmico-comerciales...............................................................................................18 2.5.4. Las formas de presentacin de la informacin...............................................................18 2.5.5. Mtodos de tratamiento quirrgico, teraputico y de diagnstico aplicables al ser humano o relativos a animales ....................................................................................................................18 2.5.6. La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su variacin de forma, de dimensiones o de materiales. Excepciones.................................................18 2.5.7. Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza ........................19 2.6. Excepciones de patentabilidad...........................................................................................19 2.7. Biotecnologa y patentes ....................................................................................................19 2.7.1. Normativa aplicable ......................................................................................................19 2.7.2. Materia patentable ........................................................................................................21 a) Materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza ...............................................21 b) Plantas .........................................................................................................................22 c) Animales.......................................................................................................................22 d) Procesos biolgicos preexistentes en la naturaleza.......................................................22 e) Procesos novedosos pero esencialmente biolgicos.....................................................23 f) Materia viva o sustancias no preexistentes en la naturaleza (en particular, microorganismos y material gentico)........................................................................................23 g) Procedimientos de aislacin de sustancias preexistentes en la naturaleza ....................23 h) Procesos reproductivos afectados por medios fsico-qumicos ......................................23 i) Procesos reproductivos microbiolgicos .......................................................................23
3. LA OBTENCIN DE LA PATENTE.............................................................................. 25
3.1. Sistemas de concesin de patentes...................................................................................25 3.2. Caractersticas del sistema de registracin del Derecho argentino .................................25 3.3. Procedimiento para la obtencin de una patente ..............................................................26 3.4. Etapas del procedimiento ...................................................................................................26 3.4.1. Solicitud de patente ......................................................................................................26 a) Personas autorizadas a presentar la solicitud. (Art. 13 LP)............................................26 b) Elementos esenciales para tener por presentada la solicitud de patente........................27 c) Documentacin e informacin requerida para presentar con la solicitud .......................27 d) Prioridad internacional ..................................................................................................27 e) Desistimiento de la solicitud (Art. 16 LP) .......................................................................27 f) Modificaciones y complementos a la solicitud ...............................................................28 g) Conversin de la solicitud (Art. 23 LP)...........................................................................28 h) Contenido de la solicitud ...............................................................................................28 h.1- Reivindicaciones .......................................................................................................28 h.2- Descripcin de la invencin .......................................................................................30 h.3 - Resumen de la descripcin (Art. 19 inc. d LP)...........................................................31 h.4 - Planos y dibujos tcnicos (Art.19 inc. b LP) ..............................................................31 3.4.2. Examen Preliminar (Arts. 24 LP y 24 Decreto Reglamentario).......................................31 3.4.3. Publicacin (Art. 26 LP) ................................................................................................31 3.4.4. Examen de fondo (Art. 27 LP) .......................................................................................32 3.4.5. Observaciones a la solicitud..........................................................................................32 3.4.6. Resolucin administrativa. Concesin o rechazo de la patente......................................33 3.4.7. Recursos ......................................................................................................................33 3.5. Ttulo de la patente..............................................................................................................33 3.6. Registro de patentes otorgadas (Art. 30 Decreto Reglamentario) ....................................33
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3.7. Anuncio de la concesin de la patente. Publicacin (Art. 32 LP) .....................................34 3.8. Pblico conocimiento de las patentes ...............................................................................34 3.9. Cuadro Sinptico ................................................................................................................35
4. TITULARIDAD.............................................................................................................. 37
4.1. Derecho a la patente. ..........................................................................................................37 4.2. Titularidad............................................................................................................................37 4.3. Invencin realizada por varios inventores en forma independiente.................................38 4.4. Invencin realizada por varias personas conjuntamente..................................................38 4.5. Invenciones Laborales........................................................................................................39 4.5.1. El rgimen argentino.....................................................................................................39 4.5.2. mbito de aplicacin de la Ley de Patentes. .................................................................39 4.5.3. Invenciones de encargo (o de servicios o contractuales) ...............................................40 4.5.4. Invenciones de experiencia (o de explotacin o de empresa) ........................................41 4.5.5. Invenciones libres .........................................................................................................43 4.5.6. Presuncin del inciso d) art. 10 LP ................................................................................43 4.5.7. Renuncia a los derechos del trabajador.........................................................................44
5. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES............................................................ 45

5.1. Derecho Moral del Inventor.................................................................................................45 5.2. Derechos patrimoniales del Inventor .................................................................................45 5.2.1. Fabricacin de los productos patentados ......................................................................46 5.2.2. Uso de los productos patentados ..................................................................................46 5.2.3. Venta del producto patentado. ......................................................................................47 5.2.4. Oferta para la venta del producto patentado..................................................................47 5.2.5. Importacin del producto objeto de la patente ...............................................................47 5.2.6. Utilizacin del procedimiento patentado ........................................................................48 5.2.7. Productos obtenidos directamente por medio de procedimientos patentados ................48 5.3. Limitaciones a los Derechos ..............................................................................................48 5.3.1. Utilizacin con fines experimentales (Excepcin de investigacin).................................49 5.3.2. Excepcin relativa a la preparacin de medicamentos (Excepcin del boticario)............49 5.3.3. Uso a bordo de vehculos extranjeros que circulen accidental o temporariamente por el territorio argentino .........................................................................................................................50 5.3.4. Agotamiento de los derechos del patentado. Importaciones paralelas ...........................50 5.4. Obligaciones del titular. Obligacin de explotar. Obligaciones administrativas .............51
6. LICENCIAS .................................................................................................................. 53
6.1. Las patentes como objeto de actos jurdicos....................................................................53 6.2. Cesin de Patentes .............................................................................................................53 6.3. Licencias de Patentes .........................................................................................................54 6.3.1. Nocin ..........................................................................................................................54 6.3.2. Caracteres ....................................................................................................................54
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6.3.3. 6.3.4. a) b) 6.3.5.
Diferencia con otras instituciones ..................................................................................55 Obligaciones de las partes ............................................................................................55 Obligaciones del licenciante..........................................................................................55 Obligaciones del licenciatario ........................................................................................57 Clases de licencias .......................................................................................................58
6.4. Contenido de las Licencias de Patentes ............................................................................58 6.4.1. Clusulas de no competencia .......................................................................................59 6.4.2. Licencias conjuntas obligatorias....................................................................................59 6.4.3. Licencias cruzadas .......................................................................................................59 6.4.4. Clusulas de retrocesin de mejoras.............................................................................59 6.4.5. Clusulas relativas a la impugnacin de validez de la patente .......................................59 6.4.6. Restricciones cuantitativas............................................................................................59 6.5. Licencias obligatorias.........................................................................................................59 6.5.1. Concepto ......................................................................................................................59 6.5.2. Fundamento .................................................................................................................60 6.5.3. Naturaleza ....................................................................................................................60 6.5.4. Clases ..........................................................................................................................61 a) Licencia obligatoria por negativa a conceder una licencia voluntaria .............................61 b) Licencias obligatorias por falta de explotacin...............................................................61 c) Licencias obligatorias por prcticas anticompetitivas ....................................................63 d) Licencias obligatorias por emergencia sanitaria o seguridad nacional............................64 e) Licencias obligatorias por dependencia de patentes .....................................................64 6.5.5. Reglas generales aplicables al comn de las licencias obligatorias ...............................65
7. EXTINCIN, NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES ..................................... 67

7.1. Introduccin ........................................................................................................................67 7.2. Causales de extincin de las patentes...............................................................................68 7.3. Nulidad.................................................................................................................................69 7.3.1. Concepto ......................................................................................................................69 7.3.2. Caracteres ....................................................................................................................69 7.3.3. Efectos de la nulidad. Principio general .........................................................................69 7.4. Las nulidades en el derecho de patentes...........................................................................70 7.4.1. Tipos de nulidades que afectan a las patentes ..............................................................70 7.4.2. Actos nulos y anulables ................................................................................................70 7.4.3. Nulidad absoluta y nulidad relativa ................................................................................71 7.4.4. Nulidad total o parcial....................................................................................................71 7.4.5. Nulidad expresa y nulidad tcita o virtual.......................................................................71 7.4.6. Presuncin de validez de las patentes ..........................................................................72 7.4.7. Causales de Nulidad de las Patentes ............................................................................72 a) Falta de novedad en la invencin .................................................................................73 b) Falta de actividad inventiva ...........................................................................................73 c) Falta de aplicacin industrial ........................................................................................73 d) Tecnologas que no constituyen invenciones o invenciones no patentables...................73 e) Descripcin insuficiente de la invencin........................................................................73 f) Exceso de la patente respecto de la solicitud................................................................73 g) Vicios formales en la solicitud .......................................................................................74 h) Conductas dolosas respecto de la autoridad de aplicacin ............................................74 7.4.8. Procedimiento para la declaracin de nulidad de una patente .......................................74 7.4.9. Efectos de la nulidad de una patente.............................................................................74 7.4.10. Prescripcin de la accin de nulidad de patentes ..........................................................75 7.5. Caducidad del Derecho del Patentado ...............................................................................75
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8. VIOLACIN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE.................... 77

8.1. La sancin penal a la violacin de los derechos de patente.............................................77 8.1.1. Rgimen de la Ley de Patentes.....................................................................................77 8.1.2. Bien jurdico protegido ..................................................................................................78 8.1.3. El delito de defraudacin de los derechos del inventor. (Artculo 75 LP) ........................78 8.1.4. Produccin en violacin de los derechos del titular de la patente. Otros actos violatorios. (Art. 76 LP)....................................................................................................................................79 8.1.5. Figuras agravadas. (Art. 77 LP).....................................................................................79 a- Usurpacin o divulgacin de inventos no protegidos.........................................................79 b- Obtencin de la revelacin de un invento mediante corrupcin (Art. 77 inc. b LP) .............80 c- Violacin de la obligacin de secreto (Art. 77 inc. c LP).....................................................80 8.1.6. Falsa invocacin de patente (Art. 78 LP) .......................................................................80 8.1.7. Reincidencia .................................................................................................................81 8.1.8. Competencia en materia penal......................................................................................81 8.2. La sancin y prevencin civil. Reparacin de los daos y perjuicios. Acciones judiciales 81 8.2.1. Sujetos legitimados.......................................................................................................81 8.3. Medidas cautelares. La prevencin civil ............................................................................82 8.3.1. El art. 85 de la LP. Identificacin del vendedor de productos en infraccin ....................83 8.3.2. Incidente de explotacin................................................................................................83 8.3.3. Carga de la prueba .......................................................................................................84
9. MODELOS DE UTILIDAD ............................................................................................ 85

9.1. Concepto. Objeto Protegido ...............................................................................................85 9.2. Rgimen Legal.....................................................................................................................85 9.3. Elementos............................................................................................................................86 9.3.1. Forma o disposicin......................................................................................................86 9.3.2. Objeto conocido de uso prctico (utilidad tcnica) .........................................................87 9.3.3. Funcionalidad ...............................................................................................................87 9.4. Requisitos objetivos de proteccin....................................................................................88 9.4.1. Novedad relativa...........................................................................................................88 a- Excepciones a la prdida de novedad...............................................................................88 9.4.2. Aplicacin industrial ......................................................................................................88 9.4.3. Ausencia del requisito de actividad inventiva.................................................................88 9.5. Exclusiones de proteccin .................................................................................................89 9.6. Requisitos subjetivos de proteccin..................................................................................89 9.7. Procedimiento .....................................................................................................................89 9.8. Derechos derivados del certificado de modelo de utilidad ...............................................90 9.9. Plazo de proteccin ............................................................................................................90
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................... 91 NDICE............................................................................................................................. 93
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APUNTE de PATENTES (Régimen Argentino, Con Reforma Por La Ley 25.859)

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CAPTULO 1 DERECHO DE PATENTES

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

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Gmez Segade, J. A, Patentabilidad, op. cit., p. 69.

CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

C ONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD8

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

2.7. B IOTECNOLOGA Y PATENTES

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

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CAPTULO 2 LA INVENCIN PATENTABLE

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Ver cuadro sinptico al final del presente captulo.

CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE

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CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE

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CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE

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CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE

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CAPTULO 3 OBTENCIN DE LA PATENTE

3.9. C UADRO S INPTICO

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Cabanellas, ob. cit, pg. 8. 37

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Cabanellas, ob. cit., pg. 103.

5. CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES

Bergel, Salvador, ob. cit., pg. 42. 45

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CAPTULO 5 CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES

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CAPTULO 5 CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES

Moncayo, Andrs, ob. cit., pg. 137. 49

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CAPTULO 5 CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTES

5.4. O BLIGACIONES DEL TITULAR . O BLIGACIN DE EXPLOTAR . O BLIGACIONES

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Art. 1444 CC y siguientes 53

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Art. 2089 y sigs. CC.

Cabanellas, Guillermo, op. cit., pg. 748 55

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