TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 68-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte

consultante, del artículo 134 literal f), 135 literales b),
c) y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta formulada por la Sección Primera del
Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-00152. Actor: Sociedad
BAVARIA S.A. Marca tridimensional: FORMA DE
BOTELLA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los

diez y seis días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la
solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del
Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los

requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de
Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 15 de mayo de 2013.

I. LAS PARTES.

Demandante: BAVARIA S.A.

Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercera interesada: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar

por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio
de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda

y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad BAVARIA S.A., solicitó el 15 de julio de 2005 el registro

como marca de un signo tridimensional en forma de botella, para
amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de
Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº

555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS
DAS AMERICAS - AMBEV, presentó oposición argumentando que el
signo solicitado para registro es una forma común y usual para los
productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20287 de 20 de junio de
2008, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el
registro solicitado.

4. La sociedad BAVARIA S.A., presentó recurso de reposición y en

subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No.

31022 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición,
confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de
apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No.
44089 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación
confirmando el acto impugnado.

7. La sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República
de Colombia.

8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Uenta co

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

2
 1. Manifiesta, que el signo tridimensional solicitado para registro es
distintivo y no constituye una forma usual de los productos que pretende
amparar.

2. Sostiene, que el público consumidor identifica el signo solicitado para

registro con el producto que pretende amparar: cerveza, y con un origen
empresarial inmediato: BAVARIA S.A. Por lo tanto, el signo solicitado ya
cuenta con reconocimiento del público consumidor, es distintivo y
susceptible de representación gráfica.

3. Agrega, que si bien el signo a registrar tiene elementos comunes en

relación con los envases, tiene otros elementos que le otorgan suficiente
distintividad.

4. Indica, que las marcas tridimensionales son reconocidas y protegidas

por la normativa comunitaria.

5. Afirma, que la marca tridimensional solicitada para registro cuenta con

distintividad en el círculo de interés de consumidores (por lo menos un
60% de los participantes en el sondeo de opinión reconocen su origen
empresarial y el producto que pretende amparar). Soporta lo anterior con
jurisprudencia sobre la marca tridimensional y la distintividad adquirida.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República del

Colombia, mediante el Oficio No. 465 de 6 de marzo de 2013, informó que no
se enviaron las contestaciones de la demanda, “por cuanto mediante el auto de
8 de marzo de 2010 se resolvió no tenerlas por contestadas”.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

La Corte Consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas:

artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.

Se realizará una interpretación parcial de las normas solicitadas: se restringirá

la interpretación del artículo 134 a su literal f), y del 135 a los literales b) y c), y
a su último párrafo. No se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente
para resolver el caso bajo estudio.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

3
 Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como
marcas los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una marca en ningún caso será
obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes

signos:

(…)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…)”

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los

productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la función
de dicho producto o del servicio de que se trate;”.

(…)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h),

un signo podrá ser registrado como marca si quien
solicita el registro o su causante lo hubiese estado
usando constantemente en el País Miembro y, por
efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva
respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica.”

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual

se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

4
B. Registrabilidad de las marcas tridimensionales.

C. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de envases. Los

elementos de uso común en las marcas tridimensionales.

D. La distintividad adquirida o sobrevenida en el marco de la Decisión 486.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el proceso interno se discute la registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL

EN FORMA DE BOTELLA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de
marca y los requisitos para su registro.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en

el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente

referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece

una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca

es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

 Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

 Es indicadora de la procedencia empresarial.

 Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

 Concentra el goodwill del titular de la marca.

 Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las

funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen

varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los
bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria,
competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este
punto, la destacable es la función distintiva, que permite al
consumidor identificar los productos o servicios de una

5
 empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho,
se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo,
pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.
Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de
septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un

papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la
procedencia del producto o del servicio al que representa,
función publicitaria que es percibida por el público y los medios
comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o
confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o
servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación
Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre
de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO
AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en

siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos
para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre
otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos,
gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los
sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por
una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases
o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados
anteriormente.

1. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada

Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad,

es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia
de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo

elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto
1
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales
emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA:
TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

6
 para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza
en forma más general el sentido de la vista, han venido
caracterizándose preferentemente aquellos elementos que
hagan referencia a una denominación, a un conjunto de
palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de
dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de
26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.
Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

 La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para

distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca
le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea
adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y
servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

 La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante

palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica
es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios
oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser
distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el
artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como
se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva
a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es
absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de
representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está

consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el
artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo
para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad
extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse
de otros signos en el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra

expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo

7
 y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el
artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es
uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial
para su registro, según el cual no podrán ser registrados como
marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios

del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea
se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de
apreciarse, por una parte, en relación con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relación con la percepción del público al que va dirigida, y que
está formado por el consumidor de dichos productos o
servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el
público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o
al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación
concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca
consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el
origen del producto o del servicio designado por la marca’
(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que
cuando los productos designados en la solicitud de registro van
destinados a los consumidores en general, “se supone que el
público correspondiente es un consumidor medio normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante,
ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor
medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en
la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el
hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de productos contemplada
(…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.
Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación
Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de
2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).”

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a

registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el
signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas
en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8
B. REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES.

Como en el proceso interno se discute la registrabilidad de una marca

tridimensional, es necesario determinar las condiciones que debe soportar su
registro.

Se reitera lo establecido por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 11 de

noviembre de 2010, en el marco del proceso 87-IP-2010, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1920, de 27 de enero de 2011:

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se
trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las
formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de
signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que

ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no
sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como
una clase de signos con características tan peculiares que
ameritan su clasificación como independiente de las
denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto
de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia

expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la
referente al diseño industrial2.

En el artículo 113 cuando establece:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de

un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o
combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional
o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material,
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina

nacional competente y deberá comprender una sola clase de
productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

2
La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el
objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si
persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su
origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de
manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten
comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.
Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128
de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En
consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño
industrial si cumple los requisitos para cada figura.

9
 (…)

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca

denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa,
mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus
envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y

bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas.

Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un

plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y
mixtas se representan de una manera bidimensional.

Sobre las marcas bidimensionales el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“En principio, todo signo que se pretende registrar como marca

debe ser susceptible de ser representado en un plano que
responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se
opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea
de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de
dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el
espacio.” (Proceso 194-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de
noviembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1297, de 16 de febrero de 2006).

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el
mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en
consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que
desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia
del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase
como en el caso particular, o por otro tipo de formas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso

importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es
registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de
la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con
la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:

“Para el adecuado tratamiento de las marcas

tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto
fundamental: El principio general es que cualquier signo
puede registrarse como marca; la excepción únicamente se
encuentra representada por las causales de irregistrabilidad
dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la
medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud
de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden

10
 acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y
restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación
tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el
registro o para decretar su nulidad. Ahora bien , al no existir
norma alguna que contenga para los signos tridimensionales
una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales
necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de
ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento
en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de
representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe
tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en
virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los
signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre
puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos
esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si
no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta
última que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina
nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los
contenga o, para el evento en que el registro se haya
concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de
parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que
la presentación tridimensional no impide la aplicación de las
causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y
83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se
cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho
previstos para la procedencia de cada causal (...)’. (Exp. de
marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934,
pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso
N° 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre
de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 379, de 27 de octubre de 1998).

El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a

registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se
compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de
distintividad la etiqueta impresa.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de

una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la
forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en
estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo
registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar
las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su
totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto
hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar
características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la
mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en
particular.”

11
Conforme a los criterios expuestos, le corresponde a la corte consultante
determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser
registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad
por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes
lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos
distintivos o diseños industriales.

C. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO UNA FORMA

USUAL DE ENVASES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LAS
MARCAS TRIDIMENSIONALES.

Conforme a las anteriores consideraciones, y como quiera que en el proceso

interno se discute que la forma que se pretende registrar como marca es usual
dentro de la clase 32, es necesario referirse a la irregistrabilidad por constituir el
signo una forma usual de los productos.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 4 de diciembre de

2007, expedida en el proceso 136-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1591, de 25 de febrero de 2008:

“La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al

registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la
naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la
primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus

características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo
determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al
registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos
contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su
registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés
público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las
prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a
acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud
distintiva”.3

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la

mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista
exclusivamente en formas en formas usuales de los productos o de sus envases,
o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho
producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición

contiene tres clases de supuestos:

a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una
forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o
servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo

3
BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición.
Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.

12
estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse
cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión

344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones

precisas para excluir del registro a los signos consistentes
en formas que no pueden constituir una marca. Es así
como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos
que consistan exclusivamente en las formas usuales de
los productos o de sus envases o en formas impuestas
por la naturaleza de la función de los productos.

“Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos

pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren
dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de
identificar al correspondiente producto en atención a su
origen empresarial, posibilitando la elección en el público
consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo
o figurativo.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere

a los tipos de presentación habitual de los productos y no
comprende representaciones peculiares o arbitrarias de
los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso
de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy
restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los
terceros no autorizados la producción exacta o
cuasiexacta de la representación peculiar registrada como
marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de

otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas
usuales de los productos se limitaría a los competidores la
posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de
presentación o de envase de los mismos, con lo cual se
bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta
clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no

deja de ser usual solamente por el hecho de presentar
diferencias secundarias con respecto a otras formas que
se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma
tridimensional solicitada como marca, constituye una
forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto
del signo solicitado con otros ya conocidos. En este
examen deberá apreciarse como usual no solo si las
formas de los envases son idénticos, sino también si
resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan
solo en características secundarias o no sustanciales.

13
 “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden
llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con
elementos diferenciadores que permitan identificar el
producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.
Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que
sirva por sí misma para distinguir un producto de los
equivalentes en el mercado e indicar su procedencia
empresarial (…)”. Proceso N° 84-IP-2003. Interpretación
prejudicial de 05 de octubre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1002, de 28
de octubre de 2003).

Y en el proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-

IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema:

“Formas usuales de los productos o de sus envases e

impuestas por la naturaleza de la función del propio
producto.

Si el solicitante se ingenia en crear una forma de

fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o
del envase, guardando las características de distintividad,
esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja
alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(...)

Como envase se califica todo aquel recipiente que se

destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que
por carecer en su estado natural de forma fija o estable
adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos
otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no
pueden ser ofrecidos directamente al público.

(...)

En el concepto de envase puede agruparse una amplia

gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes,
cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo
aquello que tenga características de volumen o
proporcionen una configuración que no sea la simple y
llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia forma o

configuración de la que está dotada la sustancia o materia
que lo compone o integra.

(...)

14
 Finalmente por forma de presentación de un producto
hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior
del producto que es captada por los consumidores (Prof.
José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca
en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional
‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’,
Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.
(Proceso N° 113-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12
de noviembre de año 2003, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de
2004).

Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como

genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con
características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través
del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y
comercializar cierta clase de productos.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La

prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la
prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se
pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una
barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o
submercado correspondiente.”4”

La corte consultante debe identificar los elementos novedosos del signo

tridimensional, para así determinar el carácter distintivo del signo marcario.

D. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL MARCO DE

LA DECISIÓN 486.

La demandante argumenta que la marca tridimensional solicitada para registro

cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores (por lo menos
un 60% de los participantes en el sondeo de opinión reconoce su origen
empresarial y el producto que pretende amparar). Por lo anterior, se hace
necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el
Régimen de la Decisión 486.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 6 de junio de

2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de agosto de 2007:

“En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal
requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486
en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la

figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la
Oficina Nacional Competente:

4
ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de
Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.

15
1. Momento a partir del cual opera el
fenómeno de la distintividad adquirida.

Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de
la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo,
dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la
distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del
signo y, obviamente, después del registro mismo.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre

protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio
de la protección al esfuerzo empresarial 5 y, en consecuencia, propugna por una
sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial
del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del
registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real
y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y
diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es
natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en
consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea
declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no
reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad
adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó
para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha

abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la
solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la

Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente:

“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto

constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del
derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud
distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera,
como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse
registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último
párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si,
a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico,

5
Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente:

“Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si
sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin
marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La
competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas
pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los
lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.”

16
 o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una
forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese
estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de
tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica
que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de
serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el
supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de
adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’
(significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo
propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso
92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de
28 de setiembre de 2004).

2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida.

La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el

sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es
genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en
el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después
de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la
adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la

distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante,
real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo
genera la distintividad del signo.

3. De la prueba del uso constante.

Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que
por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere
adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios
que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de

decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro,
deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de
pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha
convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el

uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca
se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la

normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313
en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el
artículo 166.

17
El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al
problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen
algunos parámetros en relación que las cantidad de productos y servicios
comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca
efectiva y realmente ha sido usada o no:

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que

normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas
cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es
prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del
producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la
marca.

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que

normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa
su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se
debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que
amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización
son los supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo
catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan

no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y
volumen de bienes comercializados a manera de uso de la
marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más
generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de
que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El
elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de
la marca es relativo y no puede establecerse en términos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o
servicio de que se trate y con las características de la empresa
que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa
sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su
uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o
tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio,
hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En
cambio no podría decirse que exista comercialización real de
un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo
se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la
denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se
desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la
Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95.
Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de
enero de 1996).

18
4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo
ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 6

Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional
o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema:
determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no
distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y

extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos
productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional
Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público
consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de
otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe
analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante
de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado
real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o
servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen
empresarial”.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

PRIMERO: La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la

marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para
luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las

6
A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3,
de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la
“distintividad sobrevenida”, a saber:

(…)

“Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la
autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca
ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia
empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores
interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha
autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la
marca se cumple.

El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el
carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las
condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la
que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4
de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

19
 causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo solicitado es

tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca
teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la
inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en
quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al
observar otros signos distintivos o diseños industriales.

TERCERO: La corte consultante debe identificar los elementos novedosos del

signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo del
signo marcario.

CUARTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe

entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene
carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o
usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado
adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió
después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si
dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere

la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer
lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar,
si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo,
de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta
interpretación.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno Nº 2009-00152 deberá adoptar la presente interpretación. Así
mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo
tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la

Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO MAGISTRADO

20
 Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Gustavo García Brito

SECRETARIO

Proceso 68-IP-2013

21